En fallo unánime, la Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo deducido contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial, que confirmó el fallo del Director del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual que rechazó la oposición deducida por EMC Corporation, concediéndose el registro de la marca denominativa “VMAXCO” pedido por Inversiones VMI SpA.

La sentencia del máximo Tribunal expuso que la similitud gráfica y fonética entre los signos de la marca solicitada y la que detenta la recurrente es evidente. En efecto, la sola adición del componente “CO”, no dota al signo pedido de fisonomía propia, pues al confrontar los conjuntos permanece la analogía. “CO”, es la abreviatura de la palabra del idioma inglés “company”, cuyo uso en el mercado es común al nominar empresas y negocios, es decir, el público puede prescindir de su mención para identificar la marca, pues lo representativo es la expresión arbitraria inicial, supresión que trae como consecuencia la total identidad de los signos.  En consecuencia, el análisis de probabilidad de confusión debe demostrar cómo, a pesar de la semejanza, el fin del símbolo se cumple, cual es identificar a los bienes o servicios como provenientes de una fuente particular y asignados a un fin o producto específico, lo que no se logra a partir de la confrontación visual o fonética de las denominaciones. Sin perjuicio de lo dicho, del estudio de las coberturas que cada seña ampara se consolida la equivalencia, dada la estrecha vinculación de los productos que distingue la oponente y los servicios que cubre la marca pedida, pues se extiende a sistemas y procesos computacionales, mantención y desarrollo de software, programación, recuperación de bases de datos, lo que colisiona con los bienes que distingue la marca previamente registrada, o sea, se trata de servicios ligados un mismo producto los que confluyen en un mercado conformado por igual público consumidor y generará por ello toda clase de errores y confusiones en relación al origen empresarial de los productos y servicios impidiendo una coexistencia pacífica en el mercado.

De esa forma, el fallo concluye manifestando que el tribunal de la instancia incurrió en error de derecho en la aplicación de las normas sustantivas que regulan la irregistrabilidad, desde que concurriendo los presupuestos que hacían procedente los motivos de prohibición de registro del artículo 20 letra f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial, esto es, la posibilidad de error, engaño o confusión, no aplicó dicho precepto a un caso expresamente previsto por el legislador, yerro que en definitiva condujo a aceptar el registro de una marca jurídicamente improcedente.

Por lo anterior, la Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo deducido y anuló la sentencia impugnada, dictando sentencia de reemplazo en forma separada, pero sin nueva vista, en la que se revocó la sentencia apelada y se rechazó la solicitud de registro de la marca en cuestión.

Vea textos íntegros de la sentencia de nulidad y la sentencia de reemplazo.

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