Se dedujo recurso de casación en el fondo, respecto de una sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial que, confirmó el fallo de primer grado por el cual se rechazó la solicitud de registro de la marca PRODIGIEUSE, denominativa, clase 3.

En el arbitrio de nulidad sustancial se denunció la infracción de los artículos 16, 20 letras h) y f), y 19 de la Ley N° 19.039

Al efecto, adujo el recurrente que la marca PRODIGIEUSE y PRODIGY han coexistido durante años en diferentes mercados del mundo, presentando además sustanciales diferencias gráficas y fonéticas que impiden que los consumidores puedan confundirse, agregando haberse acompañado al proceso correspondencia entre la solicitante y HELENA RUBINSTEIN -titular de PRODIGY- de Francia, que da fe de los acuerdos de coexistencia que existen entre ambos titulares, sosteniendo, por último que la marca solicitada, considerada en su conjunto, posee aptitud distintiva.

El máximo Tribunal acogió el recurso de casación en el fondo.

En su sentencia, adujo en lo grueso que, “esta Corte discrepa de lo razonado por los jueces recurridos, pues los signos denominativos en conflicto, PRODIGIEUSE (marca solicitada) y PRODIGY (marca registrada) no pueden calificarse como iguales o gráfica o fonéticamente semejantes, si se tiene en cuenta que el segmento final «GIEUSE» de la primera se contrapone al segmento final «GY» de la segunda, lo que claramente da cuenta de voces de idiomas diversos -francés e inglés, respectivamente- y, por tanto, con distinta pronunciación, todo lo cual permite entonces calificar la marca pedida, considerando toda la expresión que la conforma, como suficientemente diferenciable e independiente para poder ser identificada y distinguida con claridad por los consumidores respecto de la previamente concedida, al poseer diferencias necesarias para coexistir de manera pacífica en el mercado y sin inducir a los consumidores a errores o confusiones”.

Enseguida, sostiene el fallo que, “además de lo antes dicho, cabe apuntar que en primera instancia la solicitante acompañó como prueba impresiones o copias simples de correspondencia habida con la empresa L’oréal a nombre de Helena Rubinstein, en que esta última habría propuesto a Laboratories Nuxe un acuerdo de coexistencia entre las ahora marcas en conflicto en el mes de noviembre de 2000, el que habría sido aceptado en enero de 2001. En consonancia con ese acuerdo invocado por la solicitante, respecto del cual la sentencia impugnada nada dice, no hubo oposición de terceros respecto de la petición de autos, por lo que el rechazo de oficio a la solicitud también pasó por alto el estudio del contenido de dicho acuerdo y sus alcances para la decisión de esta Litis”.

De ese modo, conforme a lo anterior, concluye la sentencia expresando que “se ha presentado una trasgresión de ley que radica exclusivamente en el error jurídico de haber considerado causales de prohibición de inscripción a un caso en que éstas eran improcedentes, con lo cual se ha infringido, por haber sido aplicadas a un caso no previsto por la ley, las letras f) y h) del ya antes citado artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial.

Tales errores jurídicos han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, por cuanto la correcta aplicación de dichas normas legales habrían llevado a determinar que no existían impedimentos jurídicos para registrar la marca solicitada, por lo que resultaban inaplicables en la especie las causales de prohibición invocadas por los sentenciadores para rechazar el registro pedido en autos”.

Vea texto íntegro de la sentencia de la Corte Suprema Rol N°30340-2014.

Vea texto íntegro de la sentencia de reemplazo.

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