En forma unánime, la Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo deducido contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial, que confirmó la decisión del Director del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, que había rechazado la oposición deducida por la oponente Santa Rosa Chile Alimentos Limitada, titular de la marca “PÈRE ANDRÉ” , denominativa y mixta, clase 29 (fermentos lácteos para uso culinario, productos lácteos, quesos), y concedió el registro de la marca DON ANDRÉS, denominativa, clase 29, pedida por Inversiones Aconcagua SPA.
La sentencia del máximo Tribunal expuso que, como resulta evidente del mero cotejo formal de las marcas en conflicto, lo central e individualizador de ambas es el nombre “ANDRÉS” –de la solicitante- y su equivalente en francés, “ANDRÉ” –de la oponente-, sin que la sustitución del vocablo “PÈRE” –de la oponente- por “DON” –de la solicitante-, sea suficiente para conferir distintividad a la marca de la peticionaria respecto de la ya registrada por la recurrente y despejar su semejanza gráfica y fonética, sobre todo porque abarcan productos de la misma clase y cobertura, de manera que es altamente plausible pronosticar que los consumidores creerán que están adquiriendo mercadería –de la solicitante- que no es sino una variedad en una familia marcaria de productos –de la oponente-, produciéndose de esa forma un evidente riesgo de confusión y de error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los objetos comercializados, con lo que se configuran las causales de irregistrabilidad de las letra f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial que impedía acceder al registro de la peticionaria.
Asimismo, el fallo indicó que si bien reside en los jueces de las instancias calificar si en la especie la marca pedida está, respecto de la marca ya registrada, en alguna de las situaciones o relaciones que constituyen las causales de prohibición de registro contempladas en el artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, con el consiguiente ejercicio de ponderación y valoración de las marcas en conflicto como de otras circunstancias fácticas conexas y atingentes, en este caso el ejercicio de esa facultad ha desbordado los márgenes de apreciación que permite la ley, desde que la semejanza de los signos resulta indiscutible y generará inexorablemente el riesgo de confusión, error o engaño que la ley busca evitar. Por tanto, la sentencia impugnada yerra por falta de aplicación de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, error que ha tenido influencia sustancial en lo dispositivo del fallo desde que como corolario del mismo se ha aceptado a registro la marca del peticionario.
De esa forma, el máximo Tribunal acogió el recurso de casación en el fondo deducido y anuló la sentencia impugnada, dictando sentencia de reemplazo en forma separada, pero sin nueva vista, en la que se acogió la oposición y se denegó el registro de la marca ya mencionada.
Vea textos íntegros de las sentencias de la Corte Suprema Rol N° 2401-2018 y de la sentencia de reemplazo.
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