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Con dos votos en contra.

CS acogió casación en el fondo contra resolución del Tribunal de Propiedad Industrial que revocó parcialmente rechazó de registro de marca familiar.

La Corte Suprema concluyó que, la sentencia revisada incurrió en un error de derecho por aplicar el caso sub lite la causal de irregistrabilidad de la letra f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial a un supuesto improcedente.

16 de junio de 2020

Con dos votos en contra, la Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo contra el veredicto del Tribunal de Propiedad Industrial que, revocó parcialmente la decisión en alzada del Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial que había acogido oposición presentada, rechazando en definitiva, el registro de la marca “GRUPO SAID”.

El oponente, Salvador Said Somavia, acusó la vulneración de los artículos 20 letra f) y 16 de la Ley N° 19.039, la primera disposición, en síntesis, porque la marca solicitada ha sido utilizada por la familia que integra, de manera que el registro pedido inducirá a error o engaño respecto de la procedencia de los productos que comprende. Y, en relación al citado artículo 16, explicó que se conculcó el principio de razón suficiente, al desconocer el fallo los antecedentes incorporados para acreditar el uso comercial del signo, y las máximas de la experiencia, por ser un hecho público y notorio la relevancia e influencia del grupo económico al que se vinculó la marca, que integran tanto el oponente como el solicitante

En su sentencia el máximo Tribunal señaló que, el fallo de primer grado, en lo no modificado en alzada, estableció como cierto que “la expresión GRUPO SAID corresponde a la denominación de un importante grupo económico nacional”, la que “ha tenido una destacada participación en el desarrollo de distintos emprendimientos en materia económica que hacen que sea reconocida por la generalidad del público consumidor”.

El fallo agregó que, entonces, de los mismos hechos sentados en el fallo se desprendió que, aun cuando no es controvertido que la oponente no registró la marca disputada, la “generalidad del público consumidor” la asoció al “grupo económico” conocido como GRUPO SAID, esto es, a un conjunto de empresas que desarrollan distintas actividades o con diferentes objetos sociales, pero que están sujetas al control de una misma persona natural o jurídica o de un mismo conjunto de personas naturales o jurídicas, por lo que, necesariamente aceptar el registro para el solicitante se prestará para inducir a error o engaño a los consumidores de los productos que serán comprendidos por esta marca, al entenderse que provienen de una empresa que forma parte de ese conocido grupo económico.

La sentencia indicó que, a diferencia de lo razonado en la sentencia en estudio, la misma circunstancia fijada de que se trata de un grupo económico, cuyas empresas componentes desarrollan distintas actividades, las que mutan en el tiempo del mismo modo que varían sus integrantes, vuelve improcedente exigir en la especie que se acredite que alguna de las empresas que conforman el grupo económico usa efectivamente la marca en conflicto en la misma clase pedida por el solicitante, o con coberturas relacionadas o que indiquen una conexión de los bienes que comprende, pues tratándose de un grupo económico, es asumido por el público que éste constantemente expande, o cambia, su ámbito empresarial a distintos rubros de la actividad económica, sin perjuicio que se vincule principalmente a uno en particular.

El fallo concluyó que, de lo razonado se concluyó que la sentencia revisada incurrió en un error de derecho por aplicar el caso sub lite la causal de irregistrabilidad de la letra f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial a un supuesto improcedente, yerro que tuvo influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, por cuanto implicó rechazar parcialmente la oposición de quien recurrió, lo que deberá ser subsanado anulando el fallo en estudio y dictando el correspondiente de reemplazo conforme a derecho.

Por lo anterior, la Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto por la parte demandante en demanda de oposición, en contra de la resolución del Tribunal de Propiedad Industrial y procedió a dictar sentencia de reemplazo.

La sentencia fue acordada con el voto en contra de los Ministros Carlos Künsemüller y Raúl Mera, quienes estuvieron por rechazarla, toda vez que al negar la sentencia impugnada el registro buscado por la causal de la letra k) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, la equivocación denunciada, la falta de aplicación de la causal de irregistrabilidad de la letra f) de la misma disposición, incluso de ser efectiva, no importó una modificación de lo decidido, manteniéndose la denegación del registro exactamente en los mismos términos y, por consiguiente, careció de influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, defecto que impidió hacer lugar al arbitrio.

 

Vea textos íntegros de la sentencia Rol N° 22.094-2019 y la sentencia de reemplazo.

 

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