Se dedujo recurso de casación en el fondo, respecto de una sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial que confirmó el fallo de primer grado por el cual se rechazó una demanda de nulidad y ordenó mantener vigente el registro GLASSLOCK, denominativo, a nombre de LOCK & LOCK CO. LTD., para distinguir productos de la clase 21.
En el arbitrio de nulidad sustancial se denunció -en primer término- la infracción al artículo 160 del Código de Procedimiento Civil.
Al efecto, expuso el actor que, mientras el fallo de primer grado estimó que la marca de su parte era famosa y notoria en función de documentos de fecha cierta, en su mayoría previos a la solicitud que dio origen al registro impugnado, en alzada se resolvió en sentido inverso, esto es, que no habían antecedentes que permitieran fijar la data de la fama y notoriedad probada, lo que trajo como consecuencia que esa circunstancia se desestimara, soslayando el tribunal la delimitación de su competencia, de acuerdo al artículo 170 N° 6 del Código de Procedimiento Civil, porque la fama y notoriedad no era un hecho impugnado, lo que condujo a desestimar la causal de nulidad del artículo 20 letra g) de la Ley N° 19.039, que prohíbe el registro como marca comercial en Chile de aquellas que estuvieren registradas en el extranjero de manera previa, y siempre que gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume los productos en cuestión en el país originario del registro.
En el siguiente capítulo, se denunció la infracción al artículo 398 del Código de Procedimiento Civil, indicando el actor que su parte acompañó un documento relativo a un juicio previo en Corea entre las partes en actual disputa, donde la demandada de autos solicitó la medida precautoria de prohibición de usar la marca GLASSLOCK, porque la estimaba confundiblemente similar a la suya, LOCK & LOCK, lo que es demostrativo de que la contraria sabía de su existencia.
En tercer lugar se planteó la infracción al artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, porque el fallo desatendió las razones puramente lógicas y las máximas de la experiencia, ya que a pesar de que en primera instancia se estimó que la marca de la impugnante GLASSLOCK era famosa y notoria, lo que no fue materia de apelación, unido al reconocimiento del demandado de la marca de la demandante como una diversa a la suya, cual es LOCK & LOCK, en los hechos ha bloqueado la posibilidad de registro del signo de la actora en Chile, por lo que se contravino el art 20 letra k) de la Ley N° 19.039.
El máximo Tribunal acogió el recurso de casación en el fondo.
En su sentencia, adujo en lo grueso que, en la especie, dos son las equivocaciones que afectan la validez del fallo. Por un lado se transgrede el artículo 16 de la Ley N° 19.039 pues las conclusiones que consigna a partir de la prueba discrepan de las reglas de la lógica, ya que todos los documentos aportados por la actora indican que el uso y comercialización de productos de la clase 21 bajo la marca GLASSLOCK anteceden a la solicitud de registro en Chile efectuada por la demandada, y que, además, en cuanto a las inscripciones que LOCK & LOCK realizó en el extranjero, una es coetánea a la petición de registro en el país y la otra, del 2010, se llevó a cabo tres años después. Pero al mismo tiempo la sentencia yerra en la calificación jurídica de los hechos de la causa, al no haberse considerado causales de nulidad de registro a un caso en que éstas eran procedentes, pues a pesar de la fama y notoriedad de la marca de la actora, hecho que el fallo acepta y que la demandada no impugnó en su oportunidad, unido a la existencia del juico previo entre las mismas partes con ocasión de la marca GLASSLOCK, daba cuenta de un registro contrario a la ética mercantil, que evidenciaba el propósito de la demandada de impedir el registro en Chile de la marca GLASSLOCK por su creadora, la demandante de autos, todo lo cual ha influido en lo dispositivo del fallo en términos que la correcta aplicación de las normas legales atinentes al caso, artículo 20 letras f), g) y k) de la ley N° 19.039, habrían llevado a determinar que existían impedimentos jurídicos para mantener el registro de GLASSLOCK a nombre de la demandada, por lo que resultaban aplicables en la especie las causales de prohibición invocadas por la demanda.
Vea texto íntegro de la sentencia de la Corte Suprema Rol N°22654-2014.
Vea texto íntegro de la sentencia de reemplazo.
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