En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo Tribunal acogió el recurso de casación en el fondo deducido en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial y acogió la oposición deducida por Puma en contra del registro solicitado, ya que la adición de un término al registro previamente concedido no evita la confusión entre los consumidores.
El Tribunal de Propiedad Industrial desestimó los fundamentos del opositor al registro tras establecer que la fama y notoriedad alegada, en relación a la marca PUMA, y, dada las diferencias gráficas y fonéticas, no configuran la causal de irregistrabilidad contenida en la letra g) del artículo 20 de la Ley Nº 19.039.
El fallo de la Corte Suprema señala que las conclusiones a las que arriba el TDPI aparecen incompletas desde la perspectiva del derecho marcario. En efecto, la apreciación efectuada por los jueces de fondo respecto de las características del signo pedido, al estimar que la sola adición de la expresión «KATARI» a aquélla que tienen en común, «PUMA» lo dota de fisonomía propia, omite toda referencia y alusión al examen comparativo de las marcas en conflicto desde un punto de vista gráfico global. Este parámetro de estudio, inserto en la categoría del elemento relevante o principal, deja en evidencia una semejanza importante y decidora, ya que la divergencia de un solo componente hace que presumiblemente, al momento de requerir o recibir el consumidor el ofrecimiento de alguno de los servicios que el solicitante pretende prestar, se produzca una confusión entre las marcas en conflicto, toda vez que una comprende íntegramente lo distintivo de la otra. La resolución agrega que, la evaluación de la similitud de los signos ha de realizarse, además, desde el punto de vista de las coberturas pretendidas, siendo de toda evidencia la identidad de la que se pretende para la marca pedida con las propias de la ya registrada, compartiendo claramente ámbitos de funcionamiento y operatividad. En síntesis, la advertencia de la similitud de la marca pedida, con el elemento principal de aquella que funda la oposición, sumada a la confluencia de las coberturas, torna insuficiente el distingo visual y fonético de la marca pedida, más aún si se tiene en cuenta la fama y notoriedad alcanzada por la marca de la oponente en el medio nacional e internacional, como es público y notorio, aspecto también descuidado por los sentenciadores del grado en su estudio.
Añade la sentencia que la falta de un análisis cabal, confrontando el elemento principal desde una perspectiva fonética, evaluando la cobertura pretendida del signo solicitado, respecto de la marca registrada en conflicto, así como la fama y notoriedad de esta última, ha significado un yerro en el razonamiento de los jueces de la instancia al punto de transgredir las reglas de registrabilidad, pues la infracción de los sentenciadores se produjo porque la valoración del signo se realizó mediante un razonamiento incompleto, al prescindirse de una serie de factores de análisis, en especial la inclusión fonética y gráfica del elemento principal del signo registrado fundante de la oposición con la marca pedida, la circunstancia de estar ambas vinculadas con productos y la fama y notoriedad de la marca de la oponente, aspectos que constituyen una base de aplicación de la causal de irregistrabilidad de la letra h), del artículo 20 de la Ley 19.039, que niega protección a las expresiones iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas. Por ello, resulta aplicable también la prohibición de registro consagrada en la letra f), del artículo 20, toda vez que los mismos hechos presuponen, racionalmente, una potencial fuente de error o engaño del público consumidor respecto de la procedencia, cualidad o género de los servicios que se le ofertan y, asimismo la prohibición establecida en la letra g) de la norma, habida cuenta que es un hecho público y notorio que la marca de la oponente goza de un reconocimiento global a su respecto, precisamente, en las clases respecto de las cuales se ha impetrado la protección registral.
La decisión fue adoptada con el voto en contra del ministro Jorge Dahm, quien estuvo por rechazar el recurso impetrado tras considerar que la conclusión de los jueces del fondo para rechazar la oposición del registro solicitado es correcta desde la perspectiva del derecho marcario, pues emana del análisis de los ámbitos que son propios de esta cuestión, de manera que no existen los errores de derecho pretendidos por la recurrente.
Vea texto íntegro de la sentencia de la Corte Suprema 2008-2019
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