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Con voto en contra.

CS acogió casación y rechazó oposición deducida por Celulosa Arauco contra registro de marca “SoyArauco.cl”.

La sentencia concluye estimando que los errores han tenido influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, desde que llevaron a denegar el registro de una marca respecto de la que no se presentan causales legales de irregistrabilidad que lo justifiquen.

16 de agosto de 2017

La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo en contra de la decisión del Tribunal de Propiedad Industrial que, a su vez, había confirmado la decisión de Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial por la cual se hizo lugar a la oposición deducida por Celulosa Arauco y Constitución S.A., titular de la marca denominativa “ARAUCO”, y rechazó el registro de la marca mixta “SOYARAUCO.CL”.
La sentencia del máximo Tribunal expone que, de solicitarse, como ocurrió en la especie, el registro de una marca mixta, integrada, dentro de un marco coloreado, de una frase “soyarauco” seguida del dominio de nivel superior geográfico para Chile “.cl”, al resolver los jueces de la instancia sobre la concurrencia de las causales de irregistrabilidad invocadas por el oponente, esto es, las de las letras f) y h) del artículo 20 de la ley de la especialidad, igualmente debieron atender a esta estructura compleja, principalmente en su ámbito gramatical, apreciándola globalmente como un todo, y no seccionando sus distintas partes y realizando una análisis parcelado y sucesivo de “soy”, “arauco” y “.cl”, como lo realiza el fallo, menos aún si la expresión “soyarauco.cl” no es más que la adaptación de la misma frase según la ciudad de que se trate para el registro por el mismo solicitante de la marca correspondiente, como “soyarica.cl”, “soyvalparaiso.cl”, y diversas marcas cuya existencia es un hecho público y notorio -pues precisamente se trata de sitios de noticias en internet- y cuyos registros de propiedad del solicitante el oponente no discute. Como corolario del error anterior, la sentencia tuvo por concurrentes las causales de las letras f) y h) del artículo 19 de la Ley N° 19.039, al estimar que las marcas en conflicto presentan semejanzas determinantes que, de concederse la marca pedida, dará lugar a error o confusión en el público consumidor, en circunstancias que de haber realizado un estudio de la marca como demanda el artículo 19 Bis C) se habría llegado a la conclusión contraria y, consecuencialmente que el signo pedido posee la distintividad que el artículo 19 requiere para proveerle de amparo legal mediante su registro.
De ese modo, la sentencia concluye estimando que los errores han tenido influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, desde que llevaron a denegar el registro de una marca respecto de la que no se presentan causales legales de irregistrabilidad que lo justifiquen. Por tanto, acogió el recurso de casación en el fondo deducido y procedió a dictar la correspondiente sentencia de reemplazo, por la cual se revocó la sentencia apelada, sólo en cuanto por ella se acogió la demanda de oposición y se rechazó de oficio la marca pedida y, en su lugar, se decidió que se rechaza dicha oposición, aceptándose el registro de la marca mixta “SOYARAUCO.CL” y confirmando en lo demás el fallo en alzada.
La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Juica, quien estuvo por rechazar el recurso al estimar que el artículo 16 de la Ley N° 19.039 no constituye una ley reguladora de la prueba, mientras que las demás normas cuya infracción también denuncia el arbitrio fueron correctamente aplicadas conforme a los principios del derecho marcario y al examen de las marcas en conflicto, únicos elementos estos últimos que se tuvo a la vista por los jueces del grado para resolver, desde que diversos hechos y circunstancias que se alegan en el recurso para sustentar sus pretensiones no fueron asentados en la sentencia, constituyendo entonces las alegaciones del arbitrio sólo una distinta apreciación resultante del cotejo de los signos en discordia, divergencia que al no ser apoyada en un error de derecho no puede dar lugar a la invalidación del fallo.

 

Vea texto íntegro de la sentencia 64305-2016.

 

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