La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo deducido contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial, que confirmó el fallo de primer grado que, a su vez, rechazó la demanda de nulidad del registro de la marca mixta “DARKSTAR” a nombre de Inversiones Sunta Limitada en clase 28, idéntica a la del demandante, que se formulara por estimar aplicables las causales de irregistrabilidad del artículo 20 letras f), g), c) y k) de la Ley de Propiedad Industrial.

La sentencia del máximo Tribunal expuso que el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, cuyo artículo 6 bis se reclama infringido por el recurrente, comenzó a regir en nuestro país conjuntamente con la Ley N° 19.039, a partir de su publicación en el Diario Oficial el día 30 de septiembre de 1991, de modo tal que no cabe duda que dicha norma se encontraba vigente a la época de otorgamiento primitivo del registro marcario cuya invalidación se solicita y que fuera conferido el 9 de octubre de 2002. Cabe recordar que el artículo 6 bis del Convenio de Paris requiere para la procedencia de la imprescriptibilidad dos requisitos copulativos, a saber: a) que se trate de una marca que tenga el carácter de famosa y notoria; y b) que el registro impugnado haya sido registrado o utilizado de mala fe. De este modo, en dicha norma se castiga al que ha registrado o utilizado de mala fe una marca notoriamente conocida, es decir, al usurpador de un privilegio industrial, disponiendo que la acción de nulidad no prescribe, ello por cuanto tal situación importa una conducta reñida con la ética mercantil que no merece amparo del derecho marcario.

El fallo indicó que, en cuanto al primer requisito del artículo 6 del Convenio de Paris, el fallo impugnado comete un evidente error de derecho, ya que el simple examen de los signos en oposición permite discernir que el demandado registró como marca unitaria diversas fracciones del emblema de que es titular el recurrente respecto de los productos de la clase 28 a la época del registro de la marca cuya nulidad intenta, lo que permite concluir precisamente su renombre y notoriedad. Por otro lado, el fallo omite considerar que el oponente sí ha demostrado ser titular de registros extranjeros otorgados en la clase 28 con anterioridad a la solicitud del registro nacional cuya nulidad se impetra, por ejemplo, los solicitados en 1997 y 1998 en Estados Unidos de América, y concedidos en 2000, y cuyo uso se remonta a las primeras fechas citadas precedentemente.

La sentencia agregó que el fallo objetado también yerra al rechazar la imprescriptibilidad alegada por el demandante por estimar que no se encuentra establecida la mala fe del adquirente, por cuanto resulta palmario que tales presupuestos sí se encuentran demostrados en autos, ya que resultó comprobado y no discutido por las partes que entre los signos denominativos en conflicto existe una coincidencia tanto gráfica como fonética, sumada al hecho que el demandante es el creador de la marca en disputa y que la registrada y usada por el demandado distingue los mismos productos que los que ampara el signo creado por el actor en clase 28, circunstancias que, sin duda, alejan por completo la posibilidad de la mera coincidencia en el registro y uso de la marca cuya nulidad se pretende y que, al contrario, permiten colegir la mala fe del demandado. Por lo demás, debe tomarse en cuenta que el nombre de la marca en sí no es de ordinaria ocurrencia, puesto que es imposible que el demandado, por mera casualidad, registrara la denominación precisamente para distinguir el mismo tipo de productos que ampara la marca extranjera y a la que se le ha dado fama y notoriedad.

El fallo concluyó que resulta indudable que los jueces del fondo se pronunciaron con infracción de ley que influyó en lo dispositivo del fallo, pues al acoger la excepción de prescripción opuesta por el demandado, no dieron aplicación a la regla de imprescriptibilidad que contempla el numeral tercero del artículo 6 bis del Convenio de Paris, no obstante que se configuran suficientemente sus presupuestos.

Por lo anterior, la Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo deducido y anuló la sentencia impugnada, dictando sentencia de reemplazo en forma separada, pero sin nueva vista, en la que se revocó la sentencia apelada, se rechazó la excepción de prescripción opuesta por la demandada y, en consecuencia, se acogió la demanda de nulidad del registro a nombre de Inversiones Sunta Limitada de la marca mixta DARKSTAR que distingue todos los productos de la clase 28, debiendo procederse a su cancelación.

La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Künsemüller y Valderrama, quienes fueron del parecer de desestimar el recurso deducido al considerar que el actor no demostró que el derecho previo que esgrime gozara de existencia con una antelación suficiente a los del demandado de autos, de modo tal que afecte las prerrogativas de éste último configurando la hipótesis de imprescriptibilidad que invoca, motivo por el cual no se ha incurrido en los yerros acusados en el libelo y, consecuencialmente, éste no ha podido ser acogido.

Vea textos íntegros de la sentencia y la sentencia de reemplazo.

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