En fallo unánime, la Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo deducido contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial, que confirmó el fallo de primer grado en cuanto rechazó la demanda de oposición deducida por The Polo/Lauren Company L.P. y se concedió el registro pedido por Kishor Nathurmal Dinani de la marca mixta “Santa Marta Polo Club”.
La sentencia del máximo Tribunal expone que el artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, en sus letras f) y h), establece un concepto esencial para entender las causales de irregistrabilidad y que consiste en el término “confusión” o “peligro de confusión”. La confusión o el peligro de confusión implica la pérdida de distintividad extrínseca, es decir con respecto a otros signos. Consiste en la creencia de parte del público consumidor de estar ante un mismo origen empresarial de productos o servicios que no lo tienen. El principio del derecho marcario de la no confusión supone que una marca no pueda causar distorsión alguna, ni marcaria ni informativa, fundamentalmente por dos razones: el derecho del titular a la individualización de su producto y el del consumidor a no ser confundido o engañado. De acuerdo con lo anterior, en el caso la similitud gráfica de las señas es evidente, lo que se acrecienta en el elemento principal, constituido por los jinetes, el caballo, la chueca o taco y su disposición en el logotipo, lo cual genera un insalvable riesgo de asociación, que confunde al consumidor sobre el origen empresarial de la cobertura que se pretende proteger.
La sola adición de algunos componentes no dota al signo de fisonomía propia, agrega la sentencia, por cuanto al confrontar los conjuntos permanece la analogía. Dicha característica exige un análisis de probabilidad de confusión que demuestre cómo, a pesar de tal semejanza, el fin del símbolo se cumple, cual es identificar a los bienes como provenientes de una fuente particular y asignados a un fin o producto específico. Sin embargo, al analizar las coberturas que cada seña ampara, se consolida la equivalencia, dada la identidad de clase y productos que distinguen, bienes de una misma naturaleza que compiten en un mercado conformado por igual público consumidor, lo que generará toda clase de errores y confusiones en relación al origen empresarial de los productos impidiendo una coexistencia pacífica en el mercado.
El fallo estableció que, en consecuencia, el tribunal de la instancia incurrió en error de derecho en la aplicación de las normas sustantivas que regulan la irregistrabilidad, desde que concurriendo los presupuestos que hacían procedente los motivos de prohibición de registro invocados por The Polo/Lauren Company del artículo 20 letra f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial, esto es, la posibilidad de error, engaño o confusión, no aplicó dicho precepto a un caso expresamente previsto por el legislador, yerro que en definitiva condujo a aceptar el registro de una marca jurídicamente improcedente.
Por lo anterior, la Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo deducido y anuló la sentencia impugnada, dictando sentencia de reemplazo en forma separada, pero sin nueva vista, en la que se confirmó la sentencia de primera instancia en la que se acogió la demanda de oposición y se rechazó la solicitud de registro de la marca en cuestión.
Vea textos íntegros de la sentencia de casación y la sentencia de reemplazo.
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