CS acogió casación e hizo lugar a oposición deducida contra registro de la marca «Banana Jack».

La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo deducido contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial, que confirmó el fallo del Director del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, que había rechazado la demanda de oposición deducida por Fábrica de Calzados Gino S.A. y concedió el registro solicitado para el signo mixto “Banana Jack”, en la clase 25, y que fuera formulada en cuanto titular de la marca mixta Panamá Jack, para las clases que detalla, entre las cuales se encuentra la N° 25.

La sentencia del máximo Tribunal expuso que se debe tener en cuenta que las marcas en conflicto corresponden a la misma clase; que las coberturas de los productos amparados por ellas comprenden “abrigo de mezclilla; abrigos; calcetines; camisetas; gabanes; gabardinas; gabardinas [prendas de vestir]; gabardinas trench; gorras; pantalón bermudas; pantalones; parkas, polerones;

polerones de cuello subido; trajes de baño; zapatos; zapatos de cuero” de la clase 25, en el caso de BANANA JACK, y “vestuario, calzado y sombrerería”, de la clase 25, en el caso de PANAMA JACK; que, desde el punto de vista gráfico, ambos signos están compuestos por dos palabras que coinciden en 4 de los 6 fonemas que integran el primero de sus segmentos e íntegramente en el segundo de ellos; y que ambas se encuentran complementadas por sendas etiquetas que contienen la figura de un hombre con sombrero de panamá. Conforme a ello, la comparación de los signos en disputa debe comprender necesariamente el examen de todos sus componentes figurativos y gráficos, especialmente los de la requirente, que se conforma con el elemento denominativo ya referido, BANANA JACK, y con la etiqueta descrita. Asimismo, la apreciación debe practicarse de acuerdo a la ratio legis de la causal de prohibición de registro consagrada en la letra h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, que discurre sobre la posibilidad de confusión de las señas en conflicto y la consecuente pérdida de distintividad extrínseca. Ello obliga a evaluar dicho evento en relación al grado de conocimiento del público consumidor, la utilización de las señas en el tráfico económico, e incluso la publicidad de la marca comercial. Así considerado, resulta evidente que existen semejanzas determinantes entre las marcas en litigio, atendida su grafía y composición, ya que la solicitante replica casi totalmente el signo oponente, siendo irrelevantes las modificaciones introducidas a su primera fracción, en razón de su escasa entidad sonora, considerando el carácter de las consonantes en juego, el efecto fonético del segundo segmento, que es precisamente el común a ambos signos, y la semejanza de diseño de los emblemas que las integran, compuestas por figuras masculinas que visten sombrero del mismo tipo, produciéndose riesgo de confusión entre ellas, por lo cual se estima la causal de prohibición de registro de la letra h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, respecto del emblema solicitado.