La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo deducido contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial, que confirmó el fallo del Director del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, que había rechazado la demanda de oposición deducida por Fábrica de Calzados Gino S.A. y concedió el registro solicitado para el signo mixto “Banana Jack”, en la clase 25, y que fuera formulada en cuanto titular de la marca mixta Panamá Jack, para las clases que detalla, entre las cuales se encuentra la N° 25.
La sentencia del máximo Tribunal expuso que se debe tener en cuenta que las marcas en conflicto corresponden a la misma clase; que las coberturas de los productos amparados por ellas comprenden “abrigo de mezclilla; abrigos; calcetines; camisetas; gabanes; gabardinas; gabardinas [prendas de vestir]; gabardinas trench; gorras; pantalón bermudas; pantalones; parkas, polerones;
polerones de cuello subido; trajes de baño; zapatos; zapatos de cuero” de la clase 25, en el caso de BANANA JACK, y “vestuario, calzado y sombrerería”, de la clase 25, en el caso de PANAMA JACK; que, desde el punto de vista gráfico, ambos signos están compuestos por dos palabras que coinciden en 4 de los 6 fonemas que integran el primero de sus segmentos e íntegramente en el segundo de ellos; y que ambas se encuentran complementadas por sendas etiquetas que contienen la figura de un hombre con sombrero de panamá. Conforme a ello, la comparación de los signos en disputa debe comprender necesariamente el examen de todos sus componentes figurativos y gráficos, especialmente los de la requirente, que se conforma con el elemento denominativo ya referido, BANANA JACK, y con la etiqueta descrita. Asimismo, la apreciación debe practicarse de acuerdo a la ratio legis de la causal de prohibición de registro consagrada en la letra h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, que discurre sobre la posibilidad de confusión de las señas en conflicto y la consecuente pérdida de distintividad extrínseca. Ello obliga a evaluar dicho evento en relación al grado de conocimiento del público consumidor, la utilización de las señas en el tráfico económico, e incluso la publicidad de la marca comercial. Así considerado, resulta evidente que existen semejanzas determinantes entre las marcas en litigio, atendida su grafía y composición, ya que la solicitante replica casi totalmente el signo oponente, siendo irrelevantes las modificaciones introducidas a su primera fracción, en razón de su escasa entidad sonora, considerando el carácter de las consonantes en juego, el efecto fonético del segundo segmento, que es precisamente el común a ambos signos, y la semejanza de diseño de los emblemas que las integran, compuestas por figuras masculinas que visten sombrero del mismo tipo, produciéndose riesgo de confusión entre ellas, por lo cual se estima la causal de prohibición de registro de la letra h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, respecto del emblema solicitado.
A continuación, el fallo indicó que, en cuanto a la causal de la letra f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, es importante tener en consideración que ella se relaciona con el origen empresarial de la marca y la cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, lográndose colegir, del tenor de la discusión en estos antecedentes, que el conflicto gira en torno a la procedencia corporativa de determinados productos de la clase 25. Sobre esta hipótesis normativa, resulta necesario hacer presente que se trata de una causal residual de prohibición de registro que discurre respecto de la posibilidad de que entre las señas en conflicto se produzca una identidad o semejanza conceptual, hipótesis que aparece del análisis del signo pedido, generando el riesgo de error o engaño respecto de la procedencia empresarial de los productos que pretende cubrir, por lo que le resulta aplicable la causal de irregistrabilidad del artículo 20 letra f) de la Ley de Propiedad Industrial.
La sentencia señaló que la conclusión a que arribaron los jueces de instancia es incorrecta desde la perspectiva del derecho marcario, lo que obedece a un análisis equivocado al momento de apreciar las características del signo pedido, similares al punto de existir identidad casi absoluta entre sus elementos y el que sustenta la oposición, sin que las mínimas variaciones introducidas a uno de sus componentes fonéticos o a la etiqueta que lo integra proporcione elementos suficientes a favor de la diferencia de modo tal de enervar el riesgo de error que las causales de irregistrabilidad invocadas. Dicho error en la apreciación de las señas trajo como consecuencia un yerro en la aplicación del derecho, en cuanto los sentenciadores del grado estimaron que no concurrían las causales de prohibición de registro de los literales f) y h) del citado artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, en circunstancias que resultaba procedente dar aplicación a tales preceptos. Se trata, por ende, de errada aplicación normativa, que tiene influencia sustancial en lo dispositivo del fallo impugnado y que, por tanto, importa su invalidación y ulterior reemplazo.
Por lo anterior, la Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo deducido y anuló la sentencia impugnada, dictando sentencia de reemplazo en forma separada, pero sin nueva vista, en la que se acogió la oposición y se rechazó la solicitud de registro de la marca mixta.
La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Dahm, quien estuvo por rechazar el recurso de casación interpuesto, al estimar que no se han producido los yerros acusados, conclusión a la que arriba teniendo en particular consideración que la composición del signo solicitante es de carácter plural y que su segmento principal es uno diverso del que constituye el signo oponente, por lo que no se advierte el riesgo de error y confusión que las causales de irregistrabilidad aplicadas pretenden enervar.
Vea textos íntegros de la sentencia de casación y la sentencia de reemplazo.
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