Con un voto en contra, la Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo deducido por el oponente a la solicitud de registro de marca, en contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial, que confirmó la sentencia de primer grado por la cual se rechazó la oposición deducida y, concedió la solicitud de registro de la marca “PUMAKATARI”.
El oponente sostuvo que, se incurrió en una infracción al artículo 20, letra h), inciso 1° de la Ley 19.039, en una errónea aplicación del artículo 20, letra g), incisos 1° y 3° de la Ley 19.039 y que se conculcó lo establecido en el artículo 20, letra f) de la Ley 19.039 y el artículo 8° del Convenio de París.
En su sentencia el máximo Tribunal señaló que, la infracción se produce porque la valoración del signo se realizó mediante un razonamiento incompleto, al prescindirse de una serie de factores de análisis, en especial la inclusión fonética y gráfica del elemento principal del signo registrado fundante de la oposición con la marca pedida, la circunstancia de estar ambas vinculadas con productos de las clases 12 y 28 y la fama y notoriedad de la marca de la oponente.
El fallo agregó que, estos aspectos constituyen una base de aplicación de la causal de irregistrabilidad de la letra h), del artículo 20 de la Ley 19.039, que niega protección a las expresiones iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas.
La sentencia indicó que, consecuentemente, resultó aplicable, también, la prohibición de registro consagrada en la letra f), del artículo 20 ya citado, toda vez que los mismos hechos presuponen, racionalmente, una potencial fuente de error o engaño del público consumidor respecto de la procedencia, cualidad o género de los servicios que se le ofertan y, asimismo la prohibición establecida en la letra g) de la referida norma, habida cuenta que es un hecho público y notorio que la marca de la oponente goza de un reconocimiento global a su respecto, precisamente, en las clases respecto de las cuales se impetró la protección registral.
El fallo concluyó que, en suma, ante los hechos de la causa, las características del signo pedido y las del que ya se encuentra registrado, ha de concluirse que las referidas circunstancias que derivan del razonamiento que precede quedan subsumidas en los presupuestos de los preceptos de irregistrabilidad de los literales f), g) y h), del artículo 20 de la ley 19.039, los que fueron infringidos por falta de aplicación, error que determinó la nulidad de la sentencia dictada en estos antecedentes.
Por lo anterior, la Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto por la parte oponente en solicitud de inscripción de marca, en contra de la resolución del Tribunal de Propiedad Industrial y procedió a dictar sentencia de reemplazo.
La sentencia con el voto en contra del Ministro Jorge Dahm, quien estuvo por rechazar el recurso de casación interpuesto a su respecto, teniendo para ello en consideración que, la conclusión de los jueces del fondo para rechazar la oposición del registro solicitado, en la clase señalada, es correcta desde la perspectiva del derecho marcario, pues emanó del análisis de los ámbitos que son propios de esta cuestión, de manera que no existen los errores de derecho pretendidos por la recurrente en lo decidido.
Vea textos íntegros de la sentencia Rol N° 2.008-2019 y la sentencia de reemplazo.
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