Usar la marca o perderla: ¿Amenaza para la certeza jurídica?

Desde mayo del 2027, tener una marca registrada en Chile ya no bastará para conservarla. La Ley 21.355, que modificó la Ley 19.039 de Propiedad Industrial[1], permitirá pedir la cancelación total o parcial de un registro cuando su titular no haya usado la marca de manera real y efectiva en Chile durante cinco años[2]. La carga de probar el uso recae en el titular, y la caducidad no puede declararse de oficio, solo puede pedirla quien tenga un interés legítimo[3]. En este último punto se asemeja a la prescripción, que también debe ser alegada por quien quiera aprovecharse de ella.[4]

Hasta antes de la reforma, el titular de una marca no tenía obligación alguna de usarla, toda vez que el registro se mantenía mientras se pagaran las renovaciones. Eso permitió la existencia de registros “fantasmas”, es decir, marcas inscritas que nunca llegaron al mercado y que, sin embargo, impedían que otros registraran signos iguales, o parecidos. La nueva causal busca corregir aquella práctica. La pregunta es si, al hacerlo, pone en riesgo la certeza jurídica de quienes confiaron en sus registros.

La novedad lo es solo para Chile. En el plano comparado, exigir el uso es el estándar generalmente aceptado. El Acuerdo sobre los ADPIC, en su artículo 19, admite que los estados exijan el uso como requisito para mantener el registro, siempre que la cancelación proceda solo tras un período ininterrumpido de al menos tres años de la falta de uso, salvo que el titular demuestre razones válidas basadas en obstáculos para usarla[5]. La Unión Europea regula la materia en la Directiva 2015/2436 y en Reglamento 2017/1001, con un plazo de cinco años[6], y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha delimitado qué es el “uso efectivo” en casos como Ansul y Leno Merken: un uso público y externo, conforme a la función esencial de la marca, que no puede ser meramente simbólico ni realizarse “con único fin de mantener los derechos conferidos por la marca”[7]

Nuestra región tampoco es ajena a esta lógica. En la Comunidad Andina, el Tribunal de Justicia ha sostenido que el uso de la marca “tiene que ser real y efectivo, no basta la intención de usarla o la publicidad de esta”[8]. Y la doctrina chilena ya cuenta con una primera monografía dedicada a la institución, que la estudia a la luz de los sistemas europeo y estadounidense[9].

Y la incógnita es: ¿atenta esto contra la certeza jurídica? Creo que ocurre lo contrario con una condición.

Primero, la certeza jurídica no exige registros inmutables, sino registros que reflejen la realidad. La marca existe para distinguir productos y servicios dentro del mercado. Un registro que nunca se usó no distingue nada y, en cambio, bloquea a quien sí quiere competir con ese signo. Un registro depurado de marcas inactivas es más confiable para todos: para quien busca registrar una marca nueva, para quien evalúa una inversión, y para el propio Instituto Nacional de Propiedad Industrial al examinar solicitudes.

Segundo, la Constitución Política de la República protege la propiedad industrial sobre las marcas “por el tiempo que establezca la ley”[10]. Es decir, la propia carta fundamental entrega al legislador la definición de la duración y de las condiciones de permanencia del derecho, y una carga de uso razonable cabe dentro de ese mandato.

Tercero, la carga que se impone es cumplible. Según la doctrina que ya ha estudiado la reforma, basta que el signo se use real y efectivamente, a título de marca y dentro del territorio nacional; un uso que difiera de la forma registrada pero que “cause la misma impresión comercial” puede ser suficiente, y el uso de licenciatarios también cuenta[11]. Además, la caducidad puede ser parcial: si la marca de usa solo para algunos productos o servicios, la declaración afecta únicamente a los que no se usan[12]. No se trata entonces, de castigar al titular, sino de ajustar el registro a lo que efectivamente ocurre en el mercado.

El riesgo real es probatorio. Hoy no hay claridad sobre la cantidad y la naturaleza de la prueba que se considerará suficiente. La ley dice quién debe probar, pero no cuánto debe probar. El artículo 27 bis B dispone que la carga de la prueba del uso corresponde al titular, que el uso puede acreditarse “mediante cualquier prueba admitida por esta ley” y que toda prueba de uso “tendrá valoración de declaración jurada”, por lo que el titular responde de su veracidad[13]. La asignación de la carga es razonable: la falta de uso es un hecho negativo, difícil de probar para el tercero, mientras que el titular es quien tiene a mano facturas, contratos y registros de su actividad comercial.

El problema está en el umbral. La Ley 19.039 establece que la prueba se apreciará según las reglas de la sana crítica[14], pero la sana crítica es un método para valorar la prueba, no un estándar que indique cuándo una hipótesis está suficientemente probada. Esta distinción no es menor. Como ha advertido Larroucau, los jueces chilenos tienden a decidir apelando a su convicción subjetiva e incluso, en ocasiones, a importar el estándar penal de “más allá de toda duda razonable”, lo que “traslada el reparto de los riesgos del derecho criminal fuera de su marco de justificación”[15]. Si eso ocurre en los juicios de caducidad, el titular de buena fe podría perder su marca no porque la haya usado, sino porque no logró convencer a un juez que exigía una certeza imposible.

A mi juicio, el estándar adecuado es el de la probabilidad prevaleciente: la marca debe tenerse por usada cuando, apreciada la prueba en su conjunto, sea más probable que se haya usado que lo contrario. Es el estándar que, según el mismo autor, “garantiza una distribución igualitaria de los riesgos de errores entre actor y demandado”[16]. Un umbral más alto castigaría a los pequeños titulares que usan su marca con poca intensidad: uno más bajo, permitiría que basten afirmaciones genéricas y devolvería vida a los registros fantasmas.

La experiencia europea ofrece criterios útiles para dar contenido a ese estándar. El Tribunal General ha señalado que el uso efectivo “no puede probarse mediante probabilidades o presunciones”, sino con elementos concretos y objetivos[17]. Al mismo tiempo, el Tribunal de Justicia ha rechazado fijar un umbral mínimo de uso, pues “no cabe establecer una norma de minimis”[18], y la prueba se valora en una apreciación global, de modo que antecedentes insuficientes por sí solos pueden ser concluyentes en conjunto[19]. La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, por su parte, exige que la prueba indique el lugar, el tiempo, el alcance y la naturaleza del uso[20]. En la experiencia andina, en tanto, se ha considerado que las facturas son la mejor prueba del uso continuo y efectivo, y que la publicidad, por sí sola, tiene un valor menor[21].

Estos criterios muestran dónde están los puntos ciegos de nuestra regulación. El primero es la declaración jurada: que toda prueba de uso tenga ese valor refuerza la responsabilidad del titular, pero no debería convertir una declaración del propio interesado en prueba suficiente. En la Unión Europea, una declaración acompañada de fotografías no bastó para acreditar el volumen de ventas que afirmaba[22]. El segundo es el entorno digital: una página web sin ventas registradas o una cuenta en redes sociales con publicaciones esporádicas pueden ser una actividad real o una simple apariencia, y la ley no dice cómo distinguirlas. El tercero es el uso estacional o de baja intensidad frecuente en las pequeñas empresas. Si el estándar es errático, el titular de buena fe, especialmente quien usa su marca en entornos digitales o de forma estacional, quedará expuesto, y la herramienta contra los registros “fantasmas” se volverá un arma contra quienes sí compiten.

Tampoco ayuda el diseño procesal. Cuando la caducidad se plantea dentro de un juicio de nulidad u oposición, el demandado solo puede hacerlo por vía reconvencional, en el escrito de contestación[23]. Parte de la doctrina ha cuestionado esa exclusividad y propone admitir la falta de uso también como excepción, siguiendo el modelo europeo, lo que influye, directamente en cuándo y cómo debe producirse la prueba[24].

La institución es sana, pero su legitimidad dependerá de que el INAPI y los tribunales fijen cuanto antes criterios claros y previsibles. Es una tarea urgente, porque no existe jurisprudencia chilena sobre una institución tan reciente[25]. Una guía de prueba de uso, como las que publican otras oficinas, debería precisar al menos tres cosas: que el estándar es el de la probabilidad prevaleciente, apreciada en forma global; qué medios de prueba son idóneos y cuáles necesitan corroboración; y como se acredita el uso en canales digitales y en actividades estacionales.

Mientras tanto, los titulares deberían auditar sus carteras y conservar evidencia sistemática de uso: facturas y guías de despacho en que aparezca la marca, catálogos y publicidad fechados, contratos de licencia y distribución, y captura de páginas web con fecha cierta y registro de ventas. Usar la marca dejará de ser una buena práctica comercial para convertirse en una condición para conservarla. Y, bien aplicada, esa condición no amenaza la certeza jurídica, sino que, la hace posible.

Jorge Legisos Soto

Estudiante de tercer año de Derecho, Universidad Central de Chile. Curso especializado en Propiedad Intelectual, Universidad del Desarrollo. Ayudante del Electivo de Propiedad Industrial, Universidad Central de Chile. Pasante en Villaseca Abogados.

[1] Ley N° 21.355, que modifica la Ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, y la Ley N° 20.254, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Publicada en el Diario Oficial el 5 de julio de 2021 y vigente desde el 9 de mayo de 2022. El texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.039 fue fijado por el DFL N° 4, de 2022, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (Diario Oficial, 6 de agosto de 2022)

[2] Ley N° 19.039, art. 27 bis A. La fecha de mayo de 2027 corresponde a las marcas concedidas a partir del 9 de mayo de 2022. Para los registros anteriores, las disposiciones transitorias de la Ley N° 21.355 cuentan el plazo de cinco años desde la primera renovación posterior a esa fecha, por lo que la acción contra ellos estará disponible más tarde.

[3] Ley N° 19.039, arts. 27 bis A y 27 bis B.

[4] Código Civil, art. 2493: “El que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio”. Con todo, se trata de instituciones distintas: la caducidad marcaria no extingue una acción por no haberse ejercido, sino un derecho de exclusiva por no haberse usado el signo en el mercado.

[5] Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, 1994, art. 19.1.

[6] Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, arts. 16 y 19; Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, arts. 18 y 58.1 a).

[7] TJUE, sentencia de 11 de marzo de 2003, Ansul BV c. Ajax Brandbeveiliging BV, C-40/01, EU:C:2003:145, apdo. 36; TJUE, sentencia de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken BV c. Hagelkruis Beheer BV, C-149/11, EU:C:2012:816.

[8] Arana Courrejolles, Carmen, “La cancelación de la marca por falta de uso”, THEMIS Revista de Derecho, N° 36, 1997, pp. 195-201, p. 201.

[9] Cándano-Pérez, Mabel, Caducidad por no uso de la marca comercial en la Ley chilena de Propiedad Industrial. Consideraciones para su aplicación práctica, Valencia, Tirant lo Blanch, 2024. Véase también la reseña de Manterola Domínguez, P., Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual, N° 22, 2025, pp. 373-378, DOI: 10.26422/RIPI.2025.2200.man.

[10] Constitución Política de la República, art. 19 N° 25.

[11] Manterola Domínguez, P., reseña citada, pp. 374, 376 y 378, sobre la obra de Cándano-Pérez.

[12] Ley N° 19.039, art. 27 bis D.

[13] Ley N° 19.039, art. 27 bis B. La misma disposición exceptúa los casos en que el titular demuestre razones válidas basadas en obstáculos para el uso que surjan independientemente de su voluntad, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales

[14] Ley N° 19.039, art. 16.

[15] Larroucau Torres, Jorge, “Hacia un estándar de prueba civil”, Revista Chilena de Derecho, vol. 39, N° 3, 2012, pp. 783-808, p. 787.

[16] Larroucau Torres, Jorge, ob. cit., p. 789. El autor propone reservar un estándar más exigente, el de prueba “clara y convincente”, para casos de especial gravedad, como el fraude.

[17] Tribunal General de la Unión Europea, sentencia de 18 de enero de 2011, T-382/08 (VOGUE), EU:T:2011:9, apdo. 22

[18] TJUE, auto de 27 de enero de 2004, La Mer Technology, C-259/02, EU:C:2004:50, apdo. 25

[19] Tribunal General de la Unión Europea, T-324/09 (Friboi), EU: T:2011:47, apdo. 31.

[20] Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea, Parte C, Sección 6, “Prueba de uso”, 2017, apdo. 2.2.

[21] Arana Courrejolles, Carmen, ob. cit., p. 201

[22] Tribunal General de la Unión Europea, sentencia de 16 de julio de 2014, T-196/13 (NAMMU), apdo. 33.

[23] Ley N° 19.039, art. 27 bis C

[24] Cándano-Pérez, Mabel, “¿Acción reconvencional o excepción? La defensa del tercero demandado ante el no uso de la marca comercial en el derecho chileno. Reflexiones en torno al sistema europeo”, Ius et Praxis, vol. 30, N° 3, 2024, pp. 44-60, DOI: 10.4067/S0718-00122024000300044.

[25] Así lo destaca Manterola Domínguez, P., reseña citada, p. 378.