Hace unas semanas, Carabineros de Chile condujo un procedimiento de entrada, registro e incautación a tiendas y bodegas de La Polar, con el objeto de hacerse de prendas supuestamente falsificadas, que se comercializaban por el retailer bajo la conocida marca de ropa deportiva Under Armour.

La diligencia se generó en el marco de una investigación, que conduce la Fiscalía Local de Pudahuel por presunta comercialización de ropa falsificada, a partir de una denuncia realizada por el representante de la marca Under Armour en Chile, el retailer Forus.

La noticia generó un importante revuelo mediático y conmoción en los consumidores, viéndose involucrada la Polar en un nuevo escándalo, tras el bullado caso de repactaciones unilaterales de deuda, hace poco más de diez años atrás.

Rápidamente, las autoridades de diversos ámbitos, especialmente el SERNAC, salieron a condenar el caso y anunciaron demandas colectivas en protección de los consumidores afectados.

Al poco tiempo, se conocieron antecedentes de otras marcas involucradas, Adidas y Columbia, las cuales también habrían detectado la comercialización por parte de La Polar de ropa falsificada bajo su marca, arribando a un acuerdo transaccional extrajudicial de carácter confidencial, en el marco del cual, supuestamente, La Polar habría acordado destruir la mercadería adulterada.

Estas marcas, a su turno, fueron cuestionadas por el SERNAC por no alertar de esta situación a los consumidores, citándoseles a entregar explicaciones respecto a sus casos.

Tales cuestionamientos conllevaron a los representantes de Adidas en Chile a anunciar públicamente la existencia de una querella interpuesta en contra de diversos Ejecutivos de La Polar, por la comercialización de prendas falsificadas, que se habrían detectado en el marco de una fiscalización llevada a cabo por el Servicio de Aduanas.

La Polar, por su lado, negó desde un comienzo la comercialización de prendas falsificadas y, enseguida, complementó su defensa, aseverando que las prendas se habrían adquirido en el exterior de distribuidoras autorizadas para comercializar este tipo de prendas, las cuales provendrían de las fábricas de producción de las respectivas marcas, particularmente en el caso de Under Armour de una fabrica en Paquistán, encontrándose dichas fábricas autorizada por las marcas respectivas para comercializar ciertas mercaderías que no cumplen con los estándares para ser vendidas a través de los canales de distribución de estas marcas, o bien que corresponden a saldos de temporadas anteriores.

A su turno, el retailer chileno acusó a los representantes en nuestro país de Under Armour y Adidas de negarse a vender directamente a La Polar sus prendas y,  a su vez, de querer impedir que La Polar pueda adquirirlas de terceros para luego comercializarlas en Chile, a través de un modelo que se encontraría instalado con éxito en los Estados Unidos, el cual permitiría al público consumidor adquirir prendas de marcas conocidas a un precio inferior, ya sea por ser de temporadas anteriores o por presentar ciertos defectos en su elaboración.

Derechamente, La Polar acusó a los representantes chilenos de Under Armour y Adidas de conductas monopólicas y de competencia desleal, anunciando acciones legales en esta materia.

Conocido los antecedentes generales del caso y, especialmente, las posturas de las partes en conflicto, es posible aseverar que se trata de un caso que generará importantes precedentes jurídicos, no sólo en Chile, sino que a nivel internacional, ya que la legislación en materia de propiedad industrial responde a cierta normativa que se ha ido estandarizando.

Lo anterior, sumado al gran impacto que ha generado en la comunidad esta noticia, hace necesario entrar a explicar los principales alcances jurídicos del mismo, cómo también efectuar ciertos comentarios generales respecto a la defensa de cada parte y al actuar de las autoridades, sin ánimo de adelantar juicios respecto a procesos judiciales e investigaciones penales en curso.

A este respecto, en primer lugar, señalar que, en términos simples, el dominio sobre una marca confiere a su titular el derecho a utilizarla para efectos de identificar determinados productos o servicios, impidiendo que un tercero no autorizado pueda utilizar esa misma marca u otra similar para identificar idénticos productos o servicios u otros vinculados a ellos, evitándose confusión o peligro de ella en el público consumidor.

Por ende, las marcas consisten en signos que deben tener una capacidad distintiva, tanto gráfica, cómo fonética.

A su vez, según se desprende de lo expuesto, la protección marcaria se circunscribe a la identificación de determinados productos o servicios, que se encuadran dentro de lo que se denomina Clases de productos o Servicios, existiendo distintos tipos de clasificadores, tales como el de NIZA.

Es decir, la protección marcaria no impide a terceros utilizar un determinado signo para identificar productos o servicios, que no estén comprendidos o relacionados a la clase en que la marca opera.

Lo anterior se ha reforzado en Chile, dado que recientemente se introdujo en nuestra legislación la exigencia de que las marcas registradas en el Registro Marcario del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (“INAPI”) sean utilizadas efectivamente por quien aparece cómo su titular en las clases en que se encuentran registradas, so pena de perderse la protección marcaria otorgada por el registro (hipótesis de caducidad marcaria).

Ello evita la proliferación de registros marcarios en clases en que el titular no la utiliza y, además, refuerza la protección en contra de la inscripción de marcas cómo mecanismo para extorsionar al verdadero titular de las mismas.

Adicionalmente, para dotar de protección a una marca, en principio, no es necesario que la misma se encuentre registrada en el Registro de Propiedad Industrial de la autoridad competente.

Por otro lado, la protección marcaria, por regla general, tiene una extensión territorial de carácter nacional.  Ello también tiene excepciones, especialmente respecto de marcas que son notorias, o las denominadas marcas comunitarias de la Unión Europea, entre otras.

Bajo este prisma, podemos sintetizar el ámbito de protección marcaria de la siguiente manera:

i.- Protege un determinado signo;

ii.- Lo hace en relación con determinados productos o servicios;

iii.- Requiere del uso efectivo por el titular de dicha marca para identificar los productos o servicios dentro de los cuales pretende protección;

iv.- No requiere, en principio, encontrarse registrada para ser dotada de protección; y

v.- La extensión de la protección marcaria es, por regla general, de carácter nacional.

A su turno, esta protección, de conformidad al artículo 19 bis D de la ley de propiedad industrial[1] (en adelante indistintamente como “la ley”) confiere al titular de una marca registrada el derecho de “impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos o servicios que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión”.

Este y no otro es el alcance de la protección marcaria.

En congruencia con lo anterior, el artículo 28 bis de la ley prescribe que serán sancionados con la pena de reclusión en su grado mínimo a medio:

“El que fabrique, introduzca en el país, tenga para comercializar o comercialice objetos que ostenten falsificaciones de marcas ya registradas para los mismos productos o servicios, con fines de lucro y para su distribución comercial.”

Agrega el inciso segundo de la norma, que “el que tenga para comercializar o comercialice directamente al público productos o servicios que ostenten falsificaciones de marcas ya registradas para los mismos productos o servicios será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo”.

Son estas las hipótesis de delito que se le han imputado a La Polar, a lo menos públicamente.

Sin embargo, el retailer ha replicado a través de diversas publicaciones que la comercialización cuestionada se inserta dentro de un principio marcario internacional, denominado del agotamiento de los derechos marcarios, que encuentra reconocimiento en la legislación chilena en el artículo 19 Bis E de la ley, que indica:

“El derecho que confiere el registro de la marca no faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de la misma respecto de los productos legítimamente comercializados en cualquier país con esa marca por dicho titular o con su consentimiento expreso.”

Esta norma, a groso modo, impide al titular de una marca atribuirse el monopolio de la comercialización de aquellos productos que se venden bajo dicha marca.

Así, desde el momento en que el titular de una marca comercializa legítimamente determinados productos en cualquier país, otros terceros también pueden efectuar la comercialización de los mismos y, en el marco de ella, utilizar la marca del producto, por ejemplo, para fines de promoción, lo cual no vulnera la propiedad industrial del titular marcario, pues dicho uso se hace reconociendo que la marca es del titular y no del tercero que realiza la comercialización.

Los productos en este caso, además, son auténticos.

Ello es precisamente lo que argumenta La Polar en el caso en comento, los productos que venden en sus tiendas son auténticos, han sido comercializados legítimamente por Under Armour y Adidas y, por ende, La Polar tiene derecho a adquirirlos de terceros y comercializarlos en sus tiendas, utilizando para ello la marca Under Armour y Adidas, aún sin contar con la autorización de distribución de los representantes de la marca en Chile.

En palabras simples, La Polar sería simplemente un distribuidor no autorizado en Chile por el titular de la marca Under Armour y Adidas, que habría adquirido legítimamente los productos de tales compañías en el extranjero de terceros distribuidores autorizados a realizar esa comercialización por el titular marcario.

El hecho de que un distribuidor no tenga autorización del titular marcario para la comercialización de sus productos, no obsta a la legalidad de tal distribución.

La diferencia entre uno y otro tipo de distribuidor radica, principal, pero no exclusivamente, en que el distribuidor no autorizado carece del respaldo legal y técnico del titular marcario, lo cual implica, por ejemplo, que si hay un defecto en el producto, el mismo podría no caber bajo la garantía que otorga el titular o bien no contar con el servicio técnico que otorga el mismo. Este caso es muy frecuente en el rubro de la comercialización de productos tecnológicos.

Explicado entonces el marco legal en que se mueve la controversia entre La Polar con Under Armour y Adidas, surgen algunos comentarios e interrogantes:

1.- En primer término, parece altamente improbable que La Polar haya determinado intencionalmente vender prendas de ropa falsificadas, tanto por la exposición del retailer considerando el impacto reputacional que generó el caso de las repactaciones de deuda, cómo por el hecho de que las marcas involucradas tienen un amplio aparataje que se encarga de detectar falsificaciones y de colaborar con las autoridades de Aduanas a nivel mundial, para fiscalizar e incautar prendas de este tipo.

Simplemente, una operación de comercialización de productos falsificados, a la escala en que opera La Polar, sería imposible de ocultar en el tiempo a este tipo de marcas como Adidas o Under Armour.

2.-También parece altamente improbable, que Adidas y Under Armour pretendan impedir derechamente la comercialización de productos auténticos que hagan terceros en Chile sin su autorización y, para ello, hayan efectuado denuncias y querellas en contra de tales terceros, pues la normativa reseñada en el artículo 19 BIS E inciso primero claramente impide efectuar tales actuaciones.

Desde esta perspectiva, las denuncias y querellas presentadas, acompañadas además de la publicidad que se le ha dado al caso, dejan expuestas a Adidas y Under Armour a sendas acciones de indemnización de perjuicios, por el daño reputacional y comercial ocasionado a La Polar; por lo que es lógico suponer que estas denuncias obedecen a una legítima preocupación respecto a las prendas que comercializa La Polar, más que a un intento por impedir el desarrollo del modelo de saldos que pretende implementar La Polar, o de evitar la distribución de sus prendas en un segmento de mercado que no les acomoda.

3.- Lo que parece más probable, en consecuencia, es que el caso se ubique en una posición intermedia.

En tal sentido, puede haber sucedido que dentro de las partidas adquiridas por La Polar se encuentren prendas que no cumplen con los estándares impuestos por el titular marcario para ser comercializados, y que, por ende, el fabricante de los mismos, no debió poner a disposición de terceros.

Esta situación fáctica es interesante, en primer lugar, porque pone de relieve la facultad del titular de derechos marcarios para controlar y determinar los estándares de los productos bajo los cuales desea que se utilice su marca.

Es decir, el hecho de que estas marcas hayan autorizado a los fabricantes de sus productos a comercializar determinada mercadería de “saldo”, no conlleva a una renuncia a exigir el cumplimiento de ciertos estándares respecto de esos productos comercializados bajo su marca.

De la misma manera, el principio de agotamiento del derecho marcario, no supone una renuncia a mantener un control de la calidad de los productos comercializados.

Por ello, es responsabilidad del adquirente de estos productos de saldo, en este caso La Polar, verificar que los mismos cuenten con las debidas autorizaciones de la marca para ser comercializados y que reúnan los estándares para dicha comercialización, lo que importa revisar las condiciones pactadas entre el titular marcario y el fabricante de los productos y, a su turno, las condiciones acordadas entre el fabricante y terceros distribuidores que comercializan estos saldos.

Así las cosas, un primer aspecto jurídico que se deberá discutir es la extensión y alcance de la protección marcaria versus el principio reconocido en el artículo 19 BIS E, de agotamiento de los derechos marcarios.

Por este motivo, señalábamos que el caso generará importantes precedentes jurídicos, ya que confronta el necesario resguardo de la propiedad industrial con la también necesaria protección que debe dársele a la libre competencia, a la cual el principio recogido en el artículo 19 BIS E propende.

En razón de ello, no es de extrañar que la defensa legal de La Polar haya enmarcado el tema dentro de los contornos de la competencia.

Como segundo aspecto, surge también la interrogante de que sucede si se llega a determinar que los productos comercializados por La Polar, no obstante haber sido adquiridos de un tercero autorizado para la distribución, no cumplían con los estándares requeridos por el titular marcario para la misma.

Especialmente, ¿pueden considerarse tales productos cómo falsificados?; en una misma línea ¿puede considerarse la comercialización de La Polar constitutiva del delito de comercialización de productos falsificados?; ¿o, en cambio, el conflicto se enmarca más bien en el ámbito del derecho civil y comercial?

Estas dudas deberán ser respondidas durante los procesos judiciales en curso.

Considerando ambos aspectos, no cabe duda que este caso será sumamente relevante y podría generar precedentes relevantes a nivel nacional e internacional.

4.- Otro aspecto, que es relevante de este caso es el de los deberes comunicacionales de los proveedores en el marco de la ley sobre protección de los derechos de los consumidores, Nº 19.496[2].

El modelo de saldos implementado por La Polar importa reforzar necesariamente los deberes de comunicación de los retails respecto a las características de las prendas que se comercializan bajo este modelo, su origen, posibilidades de devolución o reparación, entre otros aspectos.

Es claro, de la recepción que ha tenido este caso en los consumidores, que La Polar ha de mejorar la comunicación y transparencia respecto a las prendas comercializadas, especialmente, desde que algunas de ellas tienen defectos en la fabricación, tales como problemas en el etiquetado o en sus costuras, los cuales, precisamente, de no mediar una adecuada comunicación por parte del retail respecto a su existencia, pueden hacer pensar que el producto es falso.

Por otro lado, hoy en día, con la existencia de un público que demuestra mayor preocupación respecto a la sustentabilidad y la protección del medioambiente en general, se han aumentado sustantivamente los grados de transparencia que se le exige a las marcas del retail respecto a las prendas que se comercializan, tanto en lo que refiere a sus productos, cómo a su fabricación y trazabilidad.

5.- De esta manera, la implementación de este tipo de modelo cómo el propuesto por La Polar, requiere necesariamente una adecuada infraestructura de control, trazabilidad y de comunicación.

6.- Finalmente, un último comentario se refiere al actuar de las autoridades competentes en el caso.

A este respecto señalar que, sin perjuicio de las facultades del Ministerio Público y de la autorización judicial para llevar a cabo la diligencia, es importante que este tipo de actuaciones se desarrollen dentro de un marco de prudencia y con antecedentes serios que permitan sustentar el llevar a cabo una diligencia invasiva y pública, dado el daño reputacional que conllevan y la etapa en que se desarrollaron en el caso concreto, esto es al inicio de la investigación penal.

Desde esta perspectiva, nos parece que la autoridad debe actuar con un debido grado de diligencia al emplear este tipo de facultades, justificando tales diligencias, por ejemplo, en que otras menos invasivas, como el control voluntario de las prendas a través de la colaboración del investigado, hubiere impedido asegurar un debido resultado de la investigación, al perderse el elemento de sorpresa necesario para detectar las falsificaciones.

De lo contrario y en caso de demostrarse que las prendas son auténticas y que el conflicto era de índole comercial, pudiendo haberlo constatado la Fiscalía por otros medios distintos de los empleados, nos parece que La Polar podría tener base para demandar al Estado de Chile (el Ministerio Público carece de personalidad jurídica propia) por la responsabilidad de la Fiscalía en llevar a cabo una diligencia de este tipo en base a antecedentes incompletos y preliminares, sin agotar otras instancias investigativas, argumentando que se trata de un actuar negligente y arbitrario.

Lo mismo sucede con las declaraciones categóricas emitidas por el SERNAC y el anuncio de demandas colectivas en pos de la protección de los consumidores, que dan cuenta de contar con antecedentes suficientes para sustentar tales demandas, lo cual en esta etapa de la investigación de los hechos parece bastante improbable.

En tal sentido, es importante que las autoridades públicas efectúen declaraciones mesuradas y sobre la base de los antecedentes disponibles, sin entrar a efectuar especulaciones o conclusiones anticipadas, dada la repercusión mediática que sus afirmaciones generan y el impacto de las mismas en la ciudadanía.

 

[1] DFL 4 FIJA TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY N° 19.039, DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, publicada el 06 de agosto de 2022.

[2] DFL 3 FIJA TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY N° 19.496, QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES