CS acogió casación y anuló registro de la marca “Darkstar” por idéntica fonética y gráfica de marca creada por compañía estadounidense.

La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo deducido contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial, que confirmó el fallo de primer grado que, a su vez, rechazó la demanda de nulidad del registro de la marca mixta “DARKSTAR” a nombre de Inversiones Sunta Limitada en clase 28, idéntica a la del demandante, que se formulara por estimar aplicables las causales de irregistrabilidad del artículo 20 letras f), g), c) y k) de la Ley de Propiedad Industrial.

La sentencia del máximo Tribunal expuso que el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, cuyo artículo 6 bis se reclama infringido por el recurrente, comenzó a regir en nuestro país conjuntamente con la Ley N° 19.039, a partir de su publicación en el Diario Oficial el día 30 de septiembre de 1991, de modo tal que no cabe duda que dicha norma se encontraba vigente a la época de otorgamiento primitivo del registro marcario cuya invalidación se solicita y que fuera conferido el 9 de octubre de 2002. Cabe recordar que el artículo 6 bis del Convenio de Paris requiere para la procedencia de la imprescriptibilidad dos requisitos copulativos, a saber: a) que se trate de una marca que tenga el carácter de famosa y notoria; y b) que el registro impugnado haya sido registrado o utilizado de mala fe. De este modo, en dicha norma se castiga al que ha registrado o utilizado de mala fe una marca notoriamente conocida, es decir, al usurpador de un privilegio industrial, disponiendo que la acción de nulidad no prescribe, ello por cuanto tal situación importa una conducta reñida con la ética mercantil que no merece amparo del derecho marcario.

El fallo indicó que, en cuanto al primer requisito del artículo 6 del Convenio de Paris, el fallo impugnado comete un evidente error de derecho, ya que el simple examen de los signos en oposición permite discernir que el demandado registró como marca unitaria diversas fracciones del emblema de que es titular el recurrente respecto de los productos de la clase 28 a la época del registro de la marca cuya nulidad intenta, lo que permite concluir precisamente su renombre y notoriedad. Por otro lado, el fallo omite considerar que el oponente sí ha demostrado ser titular de registros extranjeros otorgados en la clase 28 con anterioridad a la solicitud del registro nacional cuya nulidad se impetra, por ejemplo, los solicitados en 1997 y 1998 en Estados Unidos de América, y concedidos en 2000, y cuyo uso se remonta a las primeras fechas citadas precedentemente.