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Marca mixta.

CS acoge casación en el fondo respecto de sentencia de Tribunal de Propiedad Industrial.

El que el vocablo MANJAR, al que complementa la voz ORO en la marca pedida, tenga un carácter genérico como esgrimen los recurridos, no constituye un impedimento legal para admitir el registro del signo, expone el fallo.

30 de marzo de 2015

Se dedujo recurso de casación en el fondo respecto de una sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial que -en el marco de un juicio especial sobre registro marcario- confirmó el fallo dictado por el Director Nacional del Instituto de Propiedad Industrial, rechazando así la solicitud de registro de la marca MANJAR DE ORO, mixta, para productos de la clase 30, presentada por MANJAR DE ORO S.R.L.

En el arbitrio de nulidad sustancial el recurrente denunció como infringidos los artículos 16, 19, inciso primero, 20 letras f) y h), y 22, inciso final, de la Ley N° 19.039, 8 del Convenio de París, y 19 N° 2 de la Constitución Política.

En cuanto a las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, adujo el actor que, de los antecedentes acompañados en autos, se puede presumir en forma fundada que no llegarán a existir errores, engaños o confusiones entre los consumidores por la existencia de la marca solicitada y la fundante del rechazo, ORO, pues existen múltiples registros vigentes que incluyen ese segmento, el cual es de uso común para la cobertura pedida, y las marcas en conflicto tienen elementos diferenciadores que dotan a una y otra de una fisonomía única y propia inconfundibles entre sí.  En lo que atañe a la causal de la letra h) del precitado artículo 20, expresó que las marcas en conflicto no se parecen, existiendo elementos diferenciadores que permitirían distinguirlas en un examen de conjunto.

Por último, en lo referente al artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, se manifiesta que existen múltiples registros vigentes con el segmento ORO, dentro de los cuales algunos contienen una estructura similar a la marca pedida en cuanto a su denominación, pero no incluyen un logo que les otorgue una mayor distintividad, a diferencia de lo que ocurre con ésta, no obstante lo cual sólo aquellos fueron registrados.

El máximo Tribunal acogió el recurso de casación en el fondo.

En su sentencia, adujo en lo grueso que el artículo 19 bis C de la Ley N° 19.039 dispone que los registros de marcas que contengan vocablos de uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, se entenderán que confieren protección a la marca en su conjunto y se concederán dejándose expresa constancia de que no se otorga protección a los referidos elementos aisladamente considerados.

De ese modo, el que el vocablo MANJAR, al que complementa la voz ORO en la marca pedida, tenga un carácter genérico como esgrimen los recurridos, no constituye un impedimento legal para admitir el registro del signo si el conjunto de sus elementos le confiere la distintividad que demanda el artículo 19  para las marcas comerciales. Y, en consecuencia, el análisis de los sentenciadores, como mandata el propio 19 bis C, debía efectuarse respecto de la marca en su conjunto y no de sus elementos aisladamente considerados.

Así, expone el fallo que dicho razonamiento jurídico es el que han omitido los jueces de la instancia, pues, como se puede advertir de la lectura del motivo segundo del fallo de alzada, texto transcrito en el motivo 3° at supra, para justificar las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) del artículo 20 de la ley del ramo que se estimaron concurrentes, se señaló, primero, que el vocablo ORO constituye la marca ya registrada -y que motivó el rechazo- y, segundo, que el vocablo MANJAR tiene carácter genérico. Consecuencia de este análisis parcelado de los dos términos, es que se entiende el sustantivo MANJAR en su sentido tradicional, desglosando los ingredientes con que se prepara dicha comida, sin advertir que en la marca solicitada forma parte de una expresión -MANJAR DE ORO- que sugiere o alude a un alimento o bocado ficticio o imaginario, que no tiene relación específica con el “dulce hecho con leche, harina de maíz, azúcar y especias” a que aluden los sentenciadores, prueba de lo cual es que dentro de la clase 30, la solicitud de registro se refiere a productos muy diversos al manjar (…).

Conforme a lo anterior, concluye la sentencia arguyendo que, del análisis individual de los dos elementos principales de la marca pedida llevado a cabo en la sentencia en estudio al justificar las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, pero sin valorar conjuntamente sus componentes, ha traído como corolario una errada aplicación de dichas normas, del que derivó la equivocada desestimación del registro de la marca solicitada.

 

 

Vea texto íntegro de la sentencia de la Corte Suprema Rol N°23914-2014.

Vea texto íntegro de la sentencia de reemplazo.

 

 

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