Se dedujo recurso de casación en el fondo -por parte de la compañía Philip Morris BrandsSarl- en contra de una sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial que, confirmando la decisión de primer grado, rechazó el registro de la marca mixta “TOUCH LESS SMELL", para distinguir productos de la clase 34, tales como, tabaco, puro o manufacturado, productos de tabaco, incluyendo puros, cigarrillos, cigarros, tabaco para liar los cigarrillos propios, tabaco para pipas, sustitutos del tabaco y otros, por los mismos fundamentos de las observaciones de fondo efectuadas, esto es, semejanza gráfica y fonética y peligro de error o confusión respecto de la marca denominativa “TOUCH”, Registro N° 852413, clase 34.
En el arbitrio de nulidad sustancial, señaló la recurrente denunció como infringidos los artículos 16, 19 y 20 letras f) y h) de la Ley Nº 19.039, pues los sentenciadores aplicaron las causales de irregistrabilidad de los literales f) y h) del artículo 20, sin hacer en forma previa un análisis respecto a la procedencia o configuración de la marca solicitada. Asimismo, precisó que el Tribunal no consideró que el solicitante es titular de la marca “TOUCH LESS SMELL” en el extranjero, en países tales como Suiza, Costa Rica, Nicaragua, Perú y Argentina, entre otros.
En su sentencia, adujo en esencia el máximo tribunal que, no cabe duda que el fallo impugnado, al establecer que la marca pedida carece de distintividad y que su coexistencia con el signo “TOUCH” de propiedad de la Compañía Chilena de Fósforos S.Aque distingue productos de la clase 34, inducirá a los usuarios a confusión, error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, se apartó de los límites de la sana crítica, por cuanto al ponderar los elementos probatorios, no consideró los parámetros propios del derecho marcario, que llaman a analizar una marca mixta en términos globales, esto es, no sólo a la denominación sino también a las figuras o gráficos que la componen y que, en la especie, se refieren a una etiqueta consistente en palabras “TOUCH LESS SMELL” en un grafismo especial de color negro, al lado derecho y dos figuras de fantasía de color negro, todo con fondo blanco. En efecto, para determinar la distintividad de una marca, ésta debe ser analizada como un todo y en consecuencia, si bien la denominación que compone la marca mixta puede contener un elemento no distintivo, ésta como conjunto puede ser perfectamente registrable, pues no debe olvidarse que la protección marcaria se confiere a la integridad de lo pedido y no a los diversos componentes.
De este modo, concluye el fallo precisando que yerran los jueces del fondo al comparar exclusivamente uno de los elementos denominativos de las marcas en conflicto, más aún si se considera que la marca que sustenta el rechazo, por ser denominativa carece de componentes gráficos y que la que se requiere en autos siempre deberá ser usada en la forma pedida, esto es, supeditando la utilización de la palabra en comento siempre al dibujo o figura que la acompaña, tal como se expresa en el artículo 19 bis D de la ley sectorial aplicada.
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