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Con voto en contra.

CS acogió casación e hizo lugar a oposición contra solicitud de registro de marca “Bridgestone off the road tires”.

La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Künsermüller, quien fue del parecer de rechazar el recurso.

3 de noviembre de 2017

La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial, que confirmó el fallo de primer grado por el cual se rechazó la demanda de oposición deducida por Off Road S.A. y se concedió el registro pedido por Bridgestone Corporation de la marca mixta “BRIDGESTONE OFF THE ROAD TIRES”.

La sentencia del máximo Tribunal expone que, evaluándose comparativamente las marcas en cuestión, se tiene que la similitud gráfica y fonética entre los signos es evidente. En efecto, la sola adición del componente “BRIDGESTONE” no dota al signo de fisonomía propia, pues al confrontar los conjuntos permanece la analogía. Dicha característica exige un análisis de probabilidad de confusión que demuestre cómo, a pesar de tal semejanza, el fin del símbolo se cumple, cual es identificar a los bienes como provenientes de una fuente particular y asignados a un fin o producto específico. Sin embargo, del estudio de las coberturas que cada seña ampara se consolida la equivalencia, dada la estrecha vinculación de los productos que distinguen, a saber, bienes que compiten en un mercado conformado por igual público consumidor, lo que generará toda clase de errores y confusiones en relación al origen empresarial de los productos impidiendo una coexistencia pacífica en el mercado.

El fallo agregó que tampoco se puede soslayar el pronunciamiento previo del Instituto Nacional de Propiedad Industrial respecto de la pretensión de la solicitante de registrar el signo mixto “OFF THE ROAD TIRES”, asociado a un diseño prácticamente idéntico al de autos, dada su configuración fácilmente confundible, situación que se mantiene con su nueva pretensión, lo que la housemark no logra salvar.

Por tanto, la sentencia concluyó que el tribunal de la instancia incurrió en error de derecho en la aplicación de las normas sustantivas que regulan la irregistrabilidad, desde que concurriendo los presupuestos que hacían procedente los motivos de prohibición de registro del artículo 20 letra f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial, esto es, la posibilidad de error, engaño o confusión, no aplicó dicho precepto a un caso expresamente previsto por el legislador, yerro que en definitiva condujo a aceptar el registro de una marca jurídicamente improcedente. Agregó que es innecesario abocarse al estudio de la infracción al artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, que previene el sistema de apreciación de la sana crítica, pues lo discutido no es fáctico, toda vez que la cuestión se reduce a descartar motivos de irregistrabilidad por la posibilidad de confusión, lo que debe efectuarse mediante la ponderación de las características de las señas en conflicto.

Por lo anterior, la Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo deducido y anuló la sentencia impugnada, dictando sentencia de reemplazo en forma separada, pero sin nueva vista, en la que se confirmó la sentencia de primera instancia en la que se acogió la demanda de oposición y se rechazó la solicitud de registro de la marca en cuestión.

La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Künsermüller, quien fue del parecer de rechazar el recurso pues del mérito de autos se desprende que la valoración del signo que se realizó por los magistrados no aparece como el fruto de un razonamiento extraño a los márgenes normativos del derecho marcario y, por ende, la conclusión alcanzada constituye una interpretación acertada en lo que incumbe a las causales de irregistrabilidad convocadas, pronunciamiento que no se vislumbra como distante de los parámetros de estudio propios de esta disciplina, como los utilizados en este evento, del análisis de los signos y su confrontación, en vista de lo cual no se divisa el error de derecho pretendido.

 

Vea texto íntegro de la sentencia.

 

 

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