La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo deducido contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial, que revocó parcialmente el fallo de primer grado y concedió el registro solicitado por Comercial Fuente Alemana Limitada para la marca mixta “FUENTE ALEMANA”, rechazando la oposición interpuesta por Sociedad Regional Comercial Limitada, titular de la marca denominativa del mismo nombre.

La sentencia del máximo Tribunal expuso que el tribunal omitió un análisis comparativo de los signos, propio de estas materias, sustentando su decisión parcialmente revocatoria del fallo apelado en la existencia de un registro previo del solicitante sobre la marca en conflicto, estimando que la seña mixta cuya protección impetra sería sólo una extensión de protección a la primera. Sin embargo, el obviado examen resulta ser una tarea fundamental en el ámbito del derecho marcario por cuanto cada signo que procure amparo debe por sí mismo ser capaz de superar el estándar de confrontación con él o los sellos que se le oponen demostrando la inexistencia de semejanzas determinantes, tanto gráficas como fonéticas, que permitan calificarlo como una expresión novedosa, distintiva y con fisonomía propia.

El fallo indicó que resulta evidente la similitud gráfica y fonética entre las señas, en términos tales que fluye la identidad de las mismas, por lo que, en este contexto fáctico, es necesario acudir el presupuesto de irregistrabilidad contenido en el artículo 20, letra h), de la Ley N° 19.039, ya que la marca solicitada y la registrada contienen similitudes que hacen que la primera puede fácilmente confundirse con la segunda. A lo anterior se agrega que es un hecho no debatido en autos la identidad de cobertura de los signos en conflicto, por lo que, constatada la similitud entre uno y otro, no cabe duda que la aceptación a registro de la marca pedida produciría un evidente conflicto ya que existen suficientes semejanzas entre ambas que impiden su concurrencia pacífica en el mercado.

La sentencia concluyó que, al existir coincidencia en cuanto a la cobertura que pretende la marca pedida con la que representa la invocada por el oponente, resulta indudable que el signo requerido se presta para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los servicios de la clase 43 para los cuales fue erróneamente amparado, lo que desde luego impide su concurrencia en el mercado, en mérito de lo cual el fallo impugnado ha infringido el artículo 20 letras f), y h) de la Ley de Propiedad Industrial, pues ha procedido a conceder un registro marcario, sin considerar que los hechos acreditados revelan la concurrencia de causales de irregistrabilidad que impiden su otorgamiento, a lo que debe agregarse que el yerro influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo en examen, al desestimar una oposición que debió ser aceptada.

Por lo anterior, la Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo deducido y anuló la sentencia impugnada, dictando sentencia de reemplazo en forma separada, pero sin nueva vista, en la que se confirmó la sentencia de primera instancia en la que se acogió la oposición y se rechazó de oficio la solicitud de registro de la marca en cuestión.

La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Dahm, quien fue de opinión de rechazar el recurso, por cuanto consideró que el arbitrio no hace más que plantear su particular opinión contraria a la alcanzada fundadamente por los falladores, discrepancia que el compareciente sustenta únicamente en su personal apreciación derivada de la confrontación y examen de los rótulos, así como en lo que supone será la respuesta de los consumidores, y no en virtud de la equivocada interpretación o aplicación de alguna regla legal o principio de la especialidad decisorio litis que, de no haberse cometido, necesariamente hubiese debido llevar a los magistrados a compartir sus afirmaciones. En efecto, el recurrente en verdad no persigue la corrección de una vulneración de ley, sino una nueva revisión de instancia incompatible con la naturaleza del arbitrio ejercido. Por tanto, la valoración del signo que se realizó por los jueces de fondo no aparece como el fruto de un razonamiento extraño a los márgenes normativos del derecho marcario y, por ende, la conclusión alcanzada, en orden a otorgar amparo marcario a la etiqueta en análisis constituye una interpretación plausible en relación a las causales de irregistrabilidad invocadas, descartándose cualquier quebrantamiento a los parámetros de estudio propios de esta disciplina.

Vea textos íntegros de la sentencia de casación y la sentencia de reemplazo.

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