La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo y revocó la decisión del Tribunal de Propiedad Industrial que, a su vez, desechó la demanda de oposición deducida por Adidas A.G. y concedió el registro solicitado para la marca “ADIADI” (Véase relacionado)
La sentencia del máximo Tribunal expone que la rotulación solicitada y la registrada encierran semejanzas gráficas y fonéticas, ya que comparten la zona inicial y protagónica “ADI”, sin que el que le sigue en la inscripción pedida (ADI) le confiere distintividad al ser una mera repetición de aquél, de suerte que resulta forzoso suponer que puede confundirse con el de la recurrente, que asimismo goza de fama y notoriedad en el mercado.
Así, el fallo sostiene que la resolución impugnada cometió un error de derecho al prescindir de aplicar el literal h) del artículo 20 de la Ley sobre Propiedad Industrial a la denominación requerida, desde que se reúnen todos sus supuestos, equivocación que influye sustancialmente en lo dispositivo de la decisión, toda vez que significó negar lugar a una oposición susceptible de ser aceptada a cabalidad.
Además, la Corte indicó que existe una coincidencia de cobertura de las claves en contienda, por lo que asegurada la semblanza entre una y otra, no cabe duda que la aceptación a registro de la alegoría impetrada produciría una inevitable confrontación, por cuanto existen bastantes parecidos entre ellas que inhiben su amable ocurrencia en el mercado.
Por lo anterior, la sentencia concluye manifestando que, al mediar coincidencia en torno a la cobertura que procura la marca pedida con aquella que representa la sustentada por la oponente, resulta indudable que el sello requerido se presta para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de todos los productos para los cuales fue solicitado, lo que desde luego obsta a su presentación en el mercado, por lo cual el dictamen criticado ha violentado el artículo 20, letras f) y h), de la Ley de Propiedad Industrial, dado que se concedió un registro marcario, sin atender a los acontecimientos acreditados que revelan la confluencia de causales de irregistrabilidad que obstruyen su otorgamiento.
De ese modo, el máximo Tribunal anuló la resolución impugnada, y procedió a dictar sentencia de reemplazo en la cual se acogió la oposición deducida por el recurrente y se denegó la solicitud de registro para la marca “ADIADI”.
La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Dahm, quien fue del parecer de rechazar el recurso, teniendo en consideración que al determinar la distintividad de una marca en relación a otra, ellas deben ser analizadas como un todo, por lo que si bien la denominación pedida puede estar compuesta de expresiones algunas de las cuales pueden ser idénticas a la invocada por la oponente, aquélla puede ser perfectamente registrable, decisión a la cual es posible de arribar considerando la especial conformación del signo del oponente, lo que le permite concluir que la solicitud no se enmarca en las causales de irregistrabilidad denunciadas y que, al contrario, es capaz de singularizar productos en el mercado sin generar los riesgos de confusión que tales normas cautelan, siendo idóneo para tal fin, lo que amerita su protección marcaria.
Vea texto íntegro de la sentencia 21732-2016.
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