En fallo dividido, la Corte Suprema acogió recurso de casación y rechazó el registro de una marca de licores Totum por la similitud fonética con marca de supermercados Tottus.
La sentencia sostiene que al mediar coincidencia entre la cobertura que procura la marca pedida con aquella que representa la sostenida por la oponente, resulta indudable que, amén de las paridades presentes entre ambas, el sello requerido se presta para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de todos los productos de la clase 33 para los cuales fue pedida, lo que desde luego obsta a su presentación en el mercado, en virtud de lo cual el dictamen criticado ha atropellado el artículo 20, letras f) y h), de la Ley de Propiedad Industrial, al conceder un registro marcario, sin valorar que los acontecimientos comprobados muestran la confluencia de causales de irregistrabilidad que obstruyen su otorgamiento. Y a la luz de lo elucidado, el arbitrio intentado debe progresar, en vista de lo cual se impone su acogimiento.
La resolución agrega que las disquisiciones expuestas hacen innecesario abocarse al estudio de la contravención al artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, que previene el sistema de apreciación de la sana crítica, porque lo controvertido no es fáctico, debido a que la cuestión se reduce a descartar motivos de irregistrabilidad ante el riesgo de confusión, tarea que debe efectuarse mediante la ponderación de las características de las imágenes en contienda.
Finalmente, el fallo concluye que la marca TOTUM para diferenciar vino; espirituosos (bebidas; brandy; whisky; ron, vodka; licores de menta; extractos de frutos alcohólicos; aperitivos; ark, sidra; cócteles; piqueta (vino de mesa ligero); alcohol de arroz; licores, de la clase 33, amén de exhibir semejanzas gráficas y fonéticas con el sello "TOTTUS", registrado por la oponente para discernir bebidas alcohólicas (excepto cerveza), clase 33 y cerveza; aguas minerales, gaseosas y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y sumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas, clase 32, toda vez que comparten la franja preliminar y protagónica "TOT", sin que aquella que le sigue en el signo solicitado (UM) le otorgue distintividad y presenta un claro vínculo de cobertura con la que se levanta en su contra, lo que en lo inmediato generará confusión entre las expresiones en divergencia y la posibilidad de error o engaño en los consumidores sobre la cualidad de las mercaderías y la procedencia empresarial de las mismas, circunstancias que traba su protección marcaria.
Decisión adoptada con el voto en contra del Ministro Dahm, quien fue del parecer de rechazar el recurso intentado teniendo para ello en consideración que al determinar la distintividad de una marca en relación a otra, ellas deben ser analizadas como un todo. En consecuencia, si bien la denominación pedida puede estar compuesta de expresiones algunas de las cuales pueden ser idénticas a la invocada por la oponente, aquélla puede ser perfectamente registrable, decisión a la cual es posible de arribar considerando la especial conformación -mixta- del signo del oponente, lo que le permite concluir que la solicitud de autos no se enmarca en las causales de irregistrabilidad denunciadas y que, al contrario, es capaz de singularizar productos en el mercado sin generar los riesgos de confusión que tales normas cautelan, siendo, por tanto, idóneo para tal fin, lo que desde luego amerita su protección marcaria.

Vea texto íntegro de la sentencia

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