La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de España, acogió un recurso de casación deducido por el Estado español y confirmó la Resolución administrativa de la Oficina Española de Patentes y Marcas que rechazó la inscripción de la marca “VENDERCOCHE.ES”, por concluir que el sufijo “.es” no otorga fuerza identificatoria.
Cabe señalar que en virtud de un recurso de apelación interpuesto por el solicitante de la marca en contra de la citada resolución, el Tribunal Superior de Madrid había resuelto dejarla sin efecto administrativa por considerar que “(…) el sufijo dota de fuerza identificatoria a la marca, y la hace intrínsecamente idónea para cumplir la función esencial de identificar el origen empresarial o corporativo de los servicios respecto de los de otras empresas u organismos, a lo que se añade la fuerza distintiva que proporciona la propia marca”.
En su análisis de fondo, el Tribunal Supremo observa que la cuestión a determinar es si la marca aludida posee distintividad suficiente en atención a su diseño y la utilización del sufijo.
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Comprueba que el artículo 5.1 de la Ley 1635/2001 prohíbe a las marcas comerciales utilizar el sufijo “.es” cuando carecen de elementos distintivos, puesto que puede inducir a confusión. Lo anterior, dado que el sufijo identifica los dominios web españoles y, de por sí, no posee elementos identificatorios.
En el caso concreto, estima que “(…) el sufijo añadido a los vocablos que conforman la marca no le dota de fuerza identificativa alguna, dado que constituye el dominio de país correspondiente a España que puede ser utilizado por todas las personas o entidades que tengan intereses o mantengan vínculos con España, siempre que reúnan los demás requisitos exigibles para la obtención de un nombre de dominio, y que asignado al solicitante no otorga un derecho preferente para la obtención o utilización de un nombre de domino”.
En definitiva, el fallo del Tribunal concluye que la marca contravino la prohibición establecida en el artículo 5.1, por poseer un conjunto denominativo genérico.
Al tenor de los hechos expuestos, el Tribunal Supremo resolvió acoger el recurso de casación y anular la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Vea sentencia del Tribunal Supremo de España 1032/2022.