CS acogió casación y concedió parcialmente registro de la marca “Steel Ferrovial Servicios”.

La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo en contra de la decisión del Tribunal de Propiedad Industrial, que a su vez había confirmado la decisión de Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial por la cual se acogió la oposición deducida por Ingeniería y Montaje Ferrovial S.A., titular de las marcas “TRANSPORTES FERROVIAL” y “FERROVIAL”, y rechazó el registro de la marca “STEEL FERROVIAL SERVICIOS” pedido por Ferrovial S.A. para las clases 37, 39, 40, 42 y 44.

La sentencia del máximo Tribunal expone que entre los servicios de la clase 39 para los cuales la solicitante busca registrar su marca se encuentra la de “transporte y almacenamiento de residuos”, y al respecto, la oponente ha manifestado expresamente que no presta servicios en esa cobertura, agregando que por ello el registro debió concederse en esa parte, sin que tampoco el fallo haya tenido por cierto lo contrario. Por tanto, dado que el artículo 23 de la Ley de Propiedad Industrial prescribe que “Cada marca sólo podrá solicitarse para productos o servicios específicos y determinados”, no pudo haber resuelto la sentencia extender el amparo marcario sobre servicios que la oponente no presta y donde la actividad de la solicitante no le puede causar agravio, lo que igualmente permite descartar, sólo en relación a estos servicios en particular, un riesgo de error, engaño o confusión entre las empresas que los demandan y la configuración a ese respecto de las causales de irregistrabilidad de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039.

El fallo agregó que, por lo anterior, en relación a esos servicios en específico, a diferencia de los restantes comprendidos en la clase 39 -“Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes”-, el fallo ha errado en la aplicación de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, como consecuencia de la falta de aplicación del artículo 23 del mismo texto, al extender la protección marcaria del oponente a un ámbito en el que no se desempeña y en el que la específica actividad de transporte y almacenamiento de residuos, no genera un riesgo de error, engaño o confusión entre las empresas que demandan esos servicios, yerro que ha tenido influencia sustancial en lo dispositivo del fallo al conllevar el rechazo del registro para esa cobertura dentro de la clase 39.