Propiedad industrial
Patente concedida en el extranjero no obliga a reconocerla en Chile, resuelve la Corte Suprema
La Corte Suprema rechazó un recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia que confirmó la decisión del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) de negar el registro de una patente para una composición pesticida que comprendía azufre, al menos un insecticida y al…
La Corte Suprema rechazó un recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia que confirmó la decisión del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) de negar el registro de una patente para una composición pesticida que comprendía azufre, al menos un insecticida y al menos un excipiente.
La solicitud de patente de invención había sido rechazada por la Directora Nacional del INAPI. Posteriormente, el Tribunal de Propiedad Industrial confirmó íntegramente esa determinación, decisión que fue impugnada ante la Corte Suprema.
El recurrente sostuvo que el Tribunal de Propiedad Industrial no había valorado correctamente la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. Afirmó que no se ponderaron adecuadamente las diferencias técnicas y jurídicas entre la invención cuya patente se solicitaba y los documentos que daban cuenta del estado de la técnica.
También cuestionó que no se considerara debidamente un extracto del Informe de Búsqueda Internacional correspondiente a una solicitud PCT, que, según argumentó, reconocía la existencia de sinergia, novedad y carácter inventivo en la composición. Añadió que la patente había sido concedida en diversas jurisdicciones extranjeras, circunstancia que, a su juicio, debía ser considerada al resolver la solicitud presentada en Chile.
En un segundo capítulo de impugnación, denunció la infracción de los artículos 32 y 35 de la Ley N°19.039 de Propiedad Industrial. Sostuvo que el análisis del nivel inventivo efectuado por los sentenciadores había sido retrospectivo, es decir, realizado teniendo a la vista la propia invención, metodología que, según indicó, está prohibida por las Directrices de Patentes del INAPI.
Asimismo, alegó que el examen se había efectuado únicamente respecto de una parte de la invención y no sobre su conjunto. Reiteró, además, que la concesión de la misma patente en otras jurisdicciones, con reivindicaciones idénticas a las presentadas en Chile, acreditaba el cumplimiento de los requisitos legales de patentabilidad.
Al analizar el recurso, la Corte Suprema advirtió que la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial había rechazado la solicitud sobre la base de dos fundamentos independientes, cualquiera de los cuales era suficiente para mantener la decisión.
El primero y principal consistía en la falta de suficiencia técnica de la Memoria Descriptiva acompañada a la solicitud, conforme a los artículos 31 y 43 bis de la Ley N°19.039. El segundo, formulado subsidiariamente, correspondía a la ausencia de nivel inventivo de acuerdo con el artículo 35 de la misma ley.
La Corte destacó que el recurso de casación únicamente cuestionó este segundo fundamento y no denunció como infringidas las normas en que se sustentaba el rechazo por falta de suficiencia técnica.
En cuanto a este último aspecto, tanto el INAPI como el Tribunal de Propiedad Industrial habían concluido que la Memoria Descriptiva presentada no correspondía a la invención reivindicada, pues no contenía ejemplos que incluyeran insecticidas, sino que se refería a acaricidas.
Esta conclusión fue compartida por los peritos que intervinieron en primera y segunda instancia, sin que existieran contradicciones entre ambos informes sobre ese punto.
La Corte agregó que la copia de la solicitud internacional PCT acompañada originalmente sí correspondía con el pliego de reivindicaciones presentado en Chile. Sin embargo, había sido presentada en inglés, incumpliendo el artículo 15 del Reglamento de la Ley N°19.039, que exige que las solicitudes de derechos de propiedad industrial sean presentadas traducidas al español.
En consecuencia, la falta de suficiencia técnica constituía un defecto autónomo que por sí mismo permitía rechazar la patente. Como ese fundamento no fue cuestionado mediante el recurso de casación, la decisión no podía ser modificada, aunque prosperaran las alegaciones relacionadas con el nivel inventivo.
El máximo tribunal recordó que, cuando una sentencia se sustenta en dos o más fundamentos autónomos e independientes, cada uno suficiente para justificar lo resuelto, quien recurre de casación debe impugnarlos todos. Si uno de ellos permanece sin ser cuestionado, seguirá sustentando la decisión, aunque las alegaciones formuladas contra los restantes sean acogidas.
Sin perjuicio de lo anterior, la Corte Suprema también examinó las objeciones formuladas respecto de la valoración de la prueba y concluyó que no existían los errores de derecho denunciados.
El fallo explicó que el artículo 16 de la Ley N°19.039 obliga a apreciar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, es decir, atendiendo a la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Una infracción susceptible de ser corregida mediante casación puede producirse, entre otros casos, cuando el tribunal prescinde completamente de una prueba, altera o tergiversa su contenido o aplica incorrectamente una máxima de la experiencia.
Sin embargo, la sola discrepancia de una parte con la valoración realizada por los jueces no constituye una infracción de las normas reguladoras de la prueba.
En este caso, el Tribunal de Propiedad Industrial sí analizó los informes periciales rendidos en ambas instancias. Los peritos coincidieron en que la Memoria Descriptiva no correspondía con la invención reivindicada y que los antecedentes del estado de la técnica ya contemplaban la combinación de azufre con los insecticidas reclamados.
Asimismo, el solicitante no logró demostrar mediante resultados experimentales la existencia de efectos sinérgicos en las combinaciones de insecticida y azufre. Por ello, la Corte concluyó que la discrepancia del recurrente con la interpretación de los mismos antecedentes periciales no configuraba el error de derecho alegado.
La Corte Suprema también descartó que la concesión de la patente en otras jurisdicciones obligara a las autoridades chilenas a llegar a la misma conclusión.
Al respecto, señaló que las patentes se encuentran sometidas al principio de territorialidad. Por ello, una patente concedida en otro país es el resultado de la aplicación de un ordenamiento jurídico diferente, por autoridades distintas, sobre antecedentes que pueden no coincidir con los presentados ante el INAPI y bajo estándares de patentabilidad que tampoco necesariamente son iguales a los previstos por la legislación chilena.
En consecuencia, que los antecedentes extranjeros no hayan sido considerados determinantes para resolver la solicitud no constituye una vulneración de las reglas de la sana crítica. Sostener lo contrario, razonó la Corte, significaría obligar a los tribunales chilenos a reconocer el nivel inventivo y conceder una patente cada vez que la misma invención hubiera sido patentada en otro país, conclusión incompatible con el principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial y con la potestad regulatoria del Estado en esta materia.
Finalmente, el máximo tribunal descartó la infracción de los artículos 32 y 35 de la Ley N°19.039. Señaló que se encontraba establecido, sobre la base de los informes periciales concordantes, que la Memoria Descriptiva no correspondía a la invención reivindicada, que el documento PCT había sido presentado en inglés en contravención al reglamento y que no se demostró experimentalmente un efecto sinérgico entre el insecticida y el azufre.
La Corte tampoco advirtió que el nivel inventivo hubiera sido examinado retrospectivamente ni que el análisis se hubiera limitado a una parte de la invención. Por el contrario, constató que la evaluación consideró los documentos relativos al estado de la técnica existentes al momento de presentarse la solicitud y que se examinó la composición pesticida reivindicada en su conjunto.
El hecho de que el recurrente discrepara de la metodología o de las conclusiones de los peritos, o propusiera una comparación diferente de los documentos relativos al estado de la técnica, no permitía concluir que el Tribunal de Propiedad Industrial hubiera aplicado erróneamente el derecho.
Por estas consideraciones, la Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo y mantuvo la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial que confirmó la negativa del INAPI a conceder la patente solicitada.
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