Suprema mantiene registro de marca NIKE para productos de clase 3

En este caso, el demandante alegó ser titular de una marca que consideraba gráfica y fonéticamente idéntica a la registrada por la demandada y cuyos ámbitos de protección serían coincidentes.

Por ello, el máximo tribunal señaló que correspondía considerar el uso de los signos en conflicto, entendido como los actos mediante los cuales un signo distintivo aparece en el mercado cumpliendo su función de distinguir o identificar la procedencia o calidad de determinados productos, servicios o establecimientos.

También debía analizarse la relevancia de ese uso en el tráfico jurídico, lo que supone que el signo haya sido introducido en el mercado y sea conocido, al menos relativamente, por consumidores y usuarios, junto con determinar si cuenta con entidad marcaria y satisface los requisitos sustantivos exigidos para su registro.

La Corte Suprema precisó que el aspecto central del conflicto no se encontraba en la semejanza entre los signos enfrentados, pues en ambos casos se trataba del mismo signo, “Nike”, sino en determinar la fama y notoriedad de la marca invocada por el demandante en comparación con aquella registrada por la demandada.

Sobre este punto, recordó que el artículo 20 letra g) de la Ley N°19.039 establece que una marca registrada en Chile que goce de fama y notoriedad puede impedir el registro de signos idénticos o similares destinados a productos o servicios distintos y no relacionados, siempre que exista alguna conexión con aquellos protegidos por la marca notoriamente conocida y que sea probable que el nuevo registro lesione los intereses de su titular.

La norma establece, además, que la fama y notoriedad deben determinarse considerando el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos o demanda esos servicios en Chile.

La sentencia señaló que esta fue precisamente la cuestión analizada tanto por el INAPI como por el Tribunal de Propiedad Industrial. En ambas instancias se decidió mantener el registro impugnado al concluir que la fama y notoriedad de la marca invocada por el demandante no era comparable ni superior a la que poseía la marca de la demandada.

Para llegar a esa conclusión, los jueces consideraron especialmente los productos respecto de los cuales recaía la fama de cada marca, prestando particular atención a aquellos pertenecientes a la clase 3, correspondiente al registro cuya nulidad se solicitaba.

La Corte Suprema concluyó que el ejercicio comparativo realizado por los tribunales se ajustó a las normas aplicables y que no se configuraron las infracciones denunciadas.

A juicio del máximo tribunal, los argumentos del recurso expresaban nuevamente una discrepancia con la decisión de fondo, pues el recurrente pretendía que se reconociera que la fama y notoriedad de la marca que invocaba respecto de los productos de la clase 3 era superior a aquella reconocida a la marca registrada por la demandada.

Sin embargo, la Corte señaló que esa determinación constituye una cuestión de hecho y, al haberse mantenido firmes los hechos establecidos por los jueces de instancia, no podía ser modificada mediante el recurso de casación interpuesto.

Por estas razones, la Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo y mantuvo la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial que, a su vez, confirmó la decisión del INAPI de rechazar la demanda de nulidad contra el registro de la marca denominativa “NIKE”, clase 3.

Vea sentencia Corte Suprema Rol N°66.013-2021.