Requisitos para patentar una invención
Corte Suprema confirma rechazo de patente para detectar proteínas en plantas transgénicas por falta de nivel inventivo
La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto por la solicitante contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial que confirmó la negativa del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) a registrar una patente relacionada con un método de detección de…
La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto por la solicitante contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial que confirmó la negativa del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) a registrar una patente relacionada con un método de detección de proteínas en plantas transgénicas. El máximo Tribunal concluyó que la empresa no acreditó infracciones a las reglas de valoración de la prueba y mantuvo la decisión que consideró que la invención carecía del nivel inventivo exigido por la legislación chilena.
La controversia comenzó en diciembre de 2011, cuando la peticionaria solicitó al INAPI una patente para un método destinado a detectar simultáneamente proteínas en muestras vegetales mediante espectrometría de masas y contribuir al mantenimiento de variedades transgénicas. La solicitud se vinculaba con una presentación internacional de 2010 y reivindicaba prioridad respecto de otra presentada en Estados Unidos en 2009.
En enero de 2019, el INAPI rechazó el registro, pese a reconocer la novedad del procedimiento, por considerar que carecía del nivel inventivo exigido por la Ley N°19.039. La decisión se basó en antecedentes técnicos anteriores que ya contemplaban métodos similares de análisis y separación de proteínas, incluida la separación en una sola etapa. Esta conclusión fue respaldada por un examinador del organismo, quien determinó que las modificaciones presentadas por la empresa tampoco acreditaban un avance inventivo suficiente.
Frente al rechazo, la solicitante apeló ante el Tribunal de Propiedad Industrial y acompañó una nueva versión de las reivindicaciones, es decir, de las características técnicas específicas para las cuales solicitaba protección mediante la patente.
Durante la tramitación, el tribunal ordenó realizar un nuevo informe pericial para contar con antecedentes adicionales antes de resolver.
Tras analizar esa evaluación técnica y los demás documentos del expediente, el Tribunal de Propiedad Industrial confirmó el rechazo de la solicitud.
El Tribunal de Propiedad Industrial concluyó que el método solicitado no presentaba ventajas técnicas respecto de procedimientos anteriores, pues la cromatografía utilizada para separar péptidos producía efectos equivalentes a los ya conocidos y solo modificaba el orden de algunas etapas.
Asimismo, descartó que la concesión de una patente en Estados Unidos acreditara el nivel inventivo de la solicitud chilena, al constatar diferencias en sus reivindicaciones y procedimientos. Por ello, estimó que el método podía desarrollarse a partir de conocimientos técnicos existentes, sin requerir una actividad inventiva adicional.
Contra esta decisión, la solicitante interpuso un recurso de casación en el fondo ante la Corte Suprema.
La empresa denunció infracciones a los artículos 16, 32 y 35 de la Ley N°19.039, argumentando que el Tribunal de Propiedad Industrial había valorado incorrectamente las pruebas y los antecedentes técnicos, sin considerar adecuadamente las ventajas de la invención ni la existencia de una patente concedida en Estados Unidos.
Sostuvo que la sentencia y los informes periciales no justificaban suficientemente la falta de nivel inventivo. Por ello, solicitó a la Corte Suprema anular el fallo y dictar uno de reemplazo que permitiera registrar la patente o, subsidiariamente, invalidarlo de oficio.
Al examinar la controversia, la Corte Suprema recordó que el artículo 32 de la Ley N°19.039 permite patentar invenciones de productos o procedimientos en cualquier ámbito tecnológico, siempre que cumplan conjuntamente tres requisitos: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.
El máximo Tribunal explicó que estas condiciones son acumulativas, por lo que la ausencia de cualquiera de ellas impide conceder el registro solicitado.
Respecto del nivel inventivo, precisó que el artículo 35 exige que la invención no resulte obvia ni pueda derivarse de manera evidente de los conocimientos técnicos existentes para una persona normalmente especializada en la materia.
En ese sentido, señaló que determinar si una invención cumple con este requisito exige examinar el estado de la técnica, las características del procedimiento propuesto y las propiedades que lo diferencian de los métodos previamente conocidos.
La Corte observó que, en este caso, los tribunales especializados habían concluido que la solicitud carecía de nivel inventivo a partir de la valoración de los informes periciales y de los antecedentes técnicos incorporados al expediente.
Por ello, explicó que su intervención mediante un recurso de casación en el fondo debía limitarse a determinar si esa valoración había vulnerado alguna norma legal de la prueba.
En particular, correspondía establecer si el razonamiento de los jueces había infringido las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o los conocimientos científicamente afianzados, y si esa infracción había influido en la decisión.
Sin embargo, el máximo Tribunal concluyó que la empresa no identificó de manera concreta qué principio de la sana crítica habría sido vulnerado ni explicó cómo se habría producido esa infracción.
La sentencia sostuvo que el recurso se limitaba a proponer una interpretación distinta de los antecedentes y a afirmar que, si las pruebas hubieran sido valoradas de otra manera, el tribunal habría llegado a una conclusión favorable a la solicitud.
Para la Corte Suprema, esa argumentación reflejaba únicamente una discrepancia con la importancia otorgada por los jueces a determinados medios de prueba, lo que no bastaba para configurar un error de derecho que permitiera invalidar la sentencia.
En consecuencia, descartó la infracción de las reglas de valoración probatoria invocada por la empresa.
Asimismo, señaló que los restantes argumentos del recurso, relacionados con la aplicación de los artículos 32 y 35 de la Ley de Propiedad Industrial, dependían de que prosperara el cuestionamiento inicial sobre la valoración de la prueba.
Al haber sido desestimado ese planteamiento, concluyó que tampoco existían fundamentos para acoger las demás infracciones denunciadas.
Por las mismas razones, rechazó la solicitud subsidiaria de invalidar de oficio la sentencia, al considerar que se apoyaba en argumentos que ya habían sido examinados y descartados.
En definitiva, la Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo y mantuvo la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial que confirmó la negativa del INAPI a registrar la patente solicitada.
De esta manera, quedó firme la decisión administrativa que reconoció la novedad del procedimiento, pero concluyó que no cumplía con el nivel inventivo necesario para obtener protección mediante una patente en Chile.
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