La historia de David y Goliat es un relato bíblico que narra el enfrentamiento entre el joven pastor David, armado solo con una honda y piedras, y el gigante guerrero Goliat. A pesar de la desventaja evidente, David confiando en su fe y destreza, derrota a Goliat con una precisión asombrosa, lanzando una piedra que impacta en la frente del gigante, derribándolo. Este episodio simboliza la idea de que incluso ante los desafíos más imposibles, la determinación y la confianza pueden llevar al éxito.
En lo que concierne a registros marcarios han sido varios los casos que han ocurrido los últimos años en Chile, de notoriedad pública, en los que hemos visto enfrentado a David (mipymes) contra Goliat (trasnacionales, grandes empresas [nacionales e internacionales] e incluso actores famosos).
El caso más reciente es el de Star Wash, una disputa legal entre esta empresa chilena de lavado de autos y Lucasfilm, la compañía dueña de los derechos de la franquicia «Star Wars». Star Wash usó la temática de «Star Wars» en su publicidad y diseño, utilizando referencias a la saga para promocionar sus servicios. En este contexto, Lucasfilm interpuso una demanda de oposición ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (en adelante “INAPI”) en contra del registro marcario intentado por Star Wash.
Al revisar el expediente administrativo correspondiente al N° de Solicitud 1514492 en INAPI, a la solicitud de registro de marca de Comercial Automotriz Mundo Motors Limitada se presentaron tanto demanda de oposición por parte de Lucasfilm Entertainment Company Ltd. Llc como observaciones de fondo por parte de INAPI.
En primer lugar, en cuanto a la demanda de oposición mencionada, esta se fundamenta en el derecho consagrado en los artículos 19 y 20, letras e), f), g) incisos 1° y 3°, h), y k) de la ley 19.039; y en lo dispuesto en los Artículos 6 bis, 8 y 10 bis del Convenio de París. En resumen, sus argumentos son: i) que entre los signos en conflicto existen similitudes en el diseño, lo que genera una falta de novedad en el signo pedido y que la frase “lavado de autos” no agrega capacidad diferenciadora suficiente al ser un vocablo de uso común en torno a los servicios solicitados en la Clase 37; ii) que existe similitud entre los servicios solicitados y aquellos protegidos por la marca STAR WARS ROGUE ONE que, a pesar que se encuentren en clases distintas, presentan una clara relación y/o conexión, al referirse a productos para limpiar y lavados de autos; iii) que las marcas fundantes de la oposición resultan ser notorias y , tanto nacional como internacionalmente, como es el caso de “STAR WARS”; iv) que la solicitud de autos incrementa las posibilidades de error o confusión en el público consumidor a quienes va dirigido, quienes podrían fundadamente pensar que la procedencia empresarial de STAR WASH proviene o se relaciona con LUCASFILM; y v) que la solicitante buscaría aprovechar la similitud de las marcas con el objeto de lucrar a costa de la fama y notoriedad de la oponente, lo que resulta contrario a los principios de competencia leal y ética mercantil.
En segundo lugar, en cuanto a la observación de fondo presentado por INAPI, esta se fundamenta en el Artículo 20, letra H) Inciso 1° de la Ley N°19.039 (“aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos o servicios idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas”), respecto al Registro N°1310607 Marca STAR SERVICE que, dentro de su cobertura marcaria, incluye lavado automático de vehículos.
Comercial Automotriz Mundo Motors Limitada -la solicitante de la marca “Star Wash”- contesta, en primer lugar, la oposición deducida Lucasfilm Entertainment Company Ltd. Llc. Su contestación se basa en el “principio de especialidad marcario” y argumenta que la marca STARWARS es asociada a una famosa saga de películas buscando a través de sus diversos registros de marcas proteger el merchandising asociado, pero que en ningún caso colisiona o se asocia a los servicios de limpieza de vehículos que ofrece la solicitante en clase 37; que buscan captar un público consumidor muy disímil operando en mercado relevantes diferentes; y que ha sido el mismo INAPI en su observación de fondo quien no ha esgrimido riesgo de asociación entre las marcas en conflicto, sino que la ha comparado con el signo STAR SERVICE en clase 37 que es justamente donde debe analizarse el riesgo de confusión.
En segundo lugar, la solicitante de la marca “Star Wash”, contesta la observación de fondo presentada por INAPI fundándose en los siguientes argumentos: i) que basta con hacer un simple contraste entre dichas denominaciones para verificar que estas solo comparten el término “STAR”; ii) que INAPI no respeta el criterio de apreciación global, según el cual al momento del análisis marcario se deben considerar los signos en conjunto o como un todo; y iii) que existen más de 30 marcas registradas en clase 37 que contienen la denominación STAR y que el registro de la marca solicitada no impediría la coexistencia de estas marcas.
De momento el caso en comento se encuentra en tramitación ante INAPI, en el que se ha recibido la causa a prueba con fecha 8 de noviembre del presente año y se han fijado los puntos de prueba, por lo que tendremos que esperar para conocer el desenlace de esta causa.
Pero el caso de Star Wash no ha sido el único de características similares, habiendo ocurrido dos casos previos recientes: el de “Miel Gibson” y el de “Superpan”.
El primero de los casos mencionados, el de “Miel Gibson”, se presenta respecto a un emprendimiento chileno dedicado a la comercialización de miel que se hizo conocido no sólo por su llamativo nombre, sino que además por usar la imagen de Mel Gibson (en particular de su personaje William Wallace en la película “Corazón Valiente”) y la frase “SOLO PARA <3 (símbolo de corazón) VALIENTES”. Este emprendimiento estuvo envuelto en una polémica, al informar sus dueños que los abogados del actor los habían contactado para “demandarlos” por el uso de la imagen del actor, por lo que para evitar acciones legales en su contra decidieron cambiar sus fotos en redes sociales y en los empaques de sus productos. Dada esta situación, algunos medios se pusieron en contacto con la abogada y representante del actor, quien señaló que no buscaban demandar sino que sólo hicieron un requerimiento para que se dejara de infringir el derecho a la propia imagen de su cliente y que no apuntaban a prohibir el uso del nombre del producto
En este caso -y dado el revuelo generado- se pudo llegar a un acuerdo entre los abogados del actor y los emprendedores, por el cual se desistió de usar la imagen del actor en la marca y sus productos, pero se pudo continuar haciendo uso del nombre “Miel Gibson” (para un análisis jurídico sobre este caso, puede revisarse la siguiente columna de opinión: https://www.diarioconstitucional.cl/articulos/caso-miel-gibson-marcas-e-imagen/)
El segundo de los casos indicados -el de “Superpan”- se gesta en relación a la amasandería chilena «Superpan» y la editorial estadounidense DC Comics. DC Comics presenta una demanda de oposición ante INAPI, a la que se suman con sus propias demandas de oposición otras empresas como Agrosuper quienes argumentaron una presunta similitud entre el nombre del local y sus marcas relacionadas con «Super». Al revisar el expediente administrativo correspondiente al N° de Solicitud 1341520 se puede observar que INAPI, al conocer de las cuatro oposiciones deducidas, resolvió lo siguiente: Acogió las demandas de oposición N°1 (de Domingo Francisco Castaño González) y N°3 (de Rodrigo Renán Yánquez Olea) las cuales se centraron en sostener que el signo presentado a registro “SUPERPAN”, vulnera el artículo 20 letra e) de la ley del ramo, al ser indicativo de cualidad, para productos de la clase 30 y la letra f) del mismo artículo, en cuanto, puede ser inductivo en confusión, error o engaño; y rechazó las oposiciones N°2 (de DC COMICS) y N°4 (de AGRICOLA SUPER LTDA. y AGROSUPER S.A.). Contra esta resolución se presentaron recursos de apelación ante el Tribunal de Propiedad Industrial (en adelante “TDPI”) por parte de DC Comics y por Gonzalo Andrés Montenegro Olate (el solicitante de la marca).
El TDPI en la causa Rol N°1428-2022, al conocer de los recursos de apelación presentados, sostiene que en relación a las oposiciones N°1 y 3, que la expresión “SUPERPAN” se compone de un adjetivo calificativo y un sustantivo “PAN”, siendo este último precisamente un producto de la clase 30; que el público medio consumidor reconoce claramente que no existe un “super pan” como tal, en el sentido que se trate de un producto con propiedades especiales o superiores; que la prueba acompañada por el apelante da cuenta del uso previo que ha realizado el solicitante de su signo, logrando posicionarse con una identidad propia y particular; y que, al considerar todos los elementos mencionados, la evaluación del signo “SUPERPAN”, desde el punto de vista de su distintividad permite calificarlo como un rótulo evocativo, que no impide el acceso al mercado de la competencia para la comercialización de productos de la clase 30, sin que resulte inductiva en confusión, error o engaño, pudiendo por tanto, como conjunto, registrarse como marca comercial (considerando PRIMERO)
El mismo TDPI, en relación a las oposiciones N°2 y 4, el comparte los fundamentos del fallo de primera instancia en cuanto a que los signos “SUPERPAN”, “SUPERMAN”, “AGRICOLA SUPER LIMITADA” y “AGROSUPER”, presentan diferencias gráficas y fonéticas, incluso conceptuales, entre todos ellos, ya que, “PAN” corresponde a un alimento y el segmento “MAN” corresponde a una palabra del idioma inglés cuyo significado en español es hombre, y que además es el nombre de una caricatura ampliamente conocida y por otra parte “AGRO” y “AGRICOLA”, refieren a conceptos completamente diferentes. Por todo lo expuesto, se estima que la coexistencia de los signos en el mercado no será motivo de confusión, error o engaño para el público medio consumidor (considerando TERCERO).
Por último, desestima los fundamentos del recurso de apelación interpuesto por DC COMIC, los fundamentos de la adhesión a la apelación interpuesto por Agrícola Super Ltda. y Agrosuper y acoge los fundamentos del recurso de apelación interpuesto por Gonzalo Andrés Montenegro Olate, revocando parcialmente la sentencia apelada en cuanto acogió las oposiciones N°1 y 3, en lo demás se confirma. En definitiva, otorgó el registro solicitado (“Superpan”), como conjunto, sin protección a sus elementos compositivos aisladamente considerados. Esta sentencia fue objeto de un recurso de casación en el fondo, presentado por AGRICOLA SUPER LTDA y AGROSUPER S.A, el cual se fundamentaba en la equivocación en la aplicación de normas que gobiernan la valoración de la prueba, lo que fue desestimado por la Corte Suprema, en sentencia Rol N°171821-22.
En atención a los casos expuestos, es posible imaginar que probablemente no sean los últimos casos emblemáticos en los que se vean enfrentados distintos David y Goliat en materias marcarias. Lo anterior, demuestra la importancia de contar con asesoría desde el momento del diseño de una marca para apuntar a una mayor factibilidad de su registro y evitar observaciones de forma o de fondo a su registro por parte de INAPI o la oposición de terceros. (Santiago, 7 de diciembre de 2023)