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En fallo dividido.

CS acogió recurso de casación en el fondo y en sentencia de remplazo rechazó el registro de la marca «Fidelidade» solicitada por empresa del giro de seguros, por similitud gráfica y fonética con los signos «Fidelity» y «Fidelity Marketing», registrados por la oponente.

El máximo Tribunal anuló la resolución impugnada, dictada por el Tribunal de Propiedad Industria, al considerar que en la especie concurre causales de irregistrabilidad que impiden el otorgamiento.

26 de noviembre de 2020

La Corte Suprema acogió recurso de casación en el fondo y, en sentencia de reemplazo,  rechazó el registro de la marca «Fidelidade» solicitada por empresa del giro de seguros, por similitud gráfica y fonética con los signos «Fidelity» y «Fidelity Marketing», registrados por la oponente.

La sentencia indica que, para una adecuada solución del asunto, ha de considerarse que tal como se dijo, la marca pedida corresponde a una de tipo mixto, que es aquella que combina figuras, símbolos o gráficos con vocablos o denominaciones, de modo tal que al analizar su carácter distintivo y su posible identidad o similitud con marcas registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero, deben considerarse especialmente tres criterios de determinación, a saber, la apreciación global, que consiste en que los signos deben ser considerados al momento del análisis como un conjunto; la primera impresión, que corresponde al sentir primario que tiene el público consumidor de los signos en el mercado y que se centra, generalmente, en el señalado conjunto del símbolo; y finalmente, el elemento relevante o principal de la etiqueta.

La resolución agrega que, de acuerdo con lo anterior, no cabe duda que el fallo impugnado, al acoger el registro de la marca pedida, no aplicó en su estudio y apreciación de las probanzas los parámetros propios de estas materias, pues para ello no analizó la marca mixta solicitada en términos globales, esto es, no sólo la denominación sino también la primera impresión y el elemento relevante o principal de la etiqueta.

Añade que en efecto, para determinar la distintividad de una marca, ésta debe ser analizada como un todo y en consecuencia, si bien la denominación que compone la marca mixta puede contener elementos distintivos, tal como consignó el fallo recurrido, ésta como conjunto puede ser irregistrable, pues no debe olvidarse que la protección marcaria se confiere a la integridad de lo pedido y no a los diversos componentes aisladamente considerados.

Para el máximo Tribunal, de este modo, yerran los jueces del fondo al omitir considerar que el logo requerido siempre deberá ser usado en la forma pedida, esto es, supeditando la utilización de las palabras en comento al diseño y grafía que la acompaña, tal como lo prescribe en el artículo 19 bis D de la ley sectorial aplicada, ponderando además la identidad conceptual, que poseen ambas señas. En efecto, los signos en conflicto comparten seis letras y ambas al ser traducidas poseen igual significado, lo cual puede llevar a los consumidores a creer que los servicios pedidos proceden de empresas vinculadas al recurrente, sin que los elementos adicionales sean suficientes para diferenciarlas, teniendo en cuenta que ambas empresas tienen como giro el negocio de seguros.

La contextualización precedente –prosigue– demuestra la similitud gráfica, así como su semejanza fonética parcial e identidad conceptual, en términos tales que resulta evidente la equivalencia de ambas, por lo que en este contexto fáctico, es necesario analizar el presupuesto de irregistrabilidad contenido en el artículo 20, letra h), de la Ley N° 19.039, cuando prohíbe inscribir marcas ‘iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios, o establecimiento comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clase relacionadas‘.

Asimismo, la Segunda Sala razona que conforme a la norma precedentemente transcrita y a los hechos evidentes que se desprenden de lo señalado en el motivo que antecede, y sin entrar a debatir la ponderación de la prueba, queda claramente establecido que la marca mixta solicitada y la registrada contienen similitudes gráficas y fonéticas, así como identidad conceptual, por lo que la causal invocada por la oponente se verifica plenamente. De esta manera, es claro que el fallo impugnado incurrió en un error de derecho al omitir la aplicación del precepto del literal h) del artículo 20 de la Ley sobre Propiedad Industrial a la denominación pedida desde que se configuran sus presupuestos, yerro que influye sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia  en examen, toda vez que significó desestimar una oposición que debía ser aceptada cabalmente.

Afirma que, la conclusión precedente se ve reforzada al ser un hecho no debatido en autos la coincidencia de cobertura de los signos en conflicto, por lo que constatada la similitud entre uno y otro, no cabe duda que la aceptación a registro de la marca pedida produciría un evidente conflicto ya que existen suficientes semejanzas entre ambas que impiden su concurrencia pacífica en el mercado.

Concluye que, en mérito de lo razonado, al existir coincidencia en cuanto a la cobertura que pretende la marca pedida con la que representa la invocada por el oponente, resulta indudable que, amén de las semejanzas existentes entre ellas, el signo requerido se presta para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de todos los servicios de la clase 35 y 36 para los cuales fue solicitada, lo que desde luego impide su concurrencia en el mercado, en mérito de lo cual el fallo impugnado ha infringido el artículo 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial, pues ha procedido a conceder un registro marcario, sin considerar que los hechos acreditados revelan la concurrencia de causales de irregistrabilidad que impiden su otorgamiento.

Decisión adoptada con los votos en contra de las abogadas integrantes Etcheberry y Gajardo, quienes fueron del parecer de revocar la sentencia en alzada y aceptar el registro de la marca mixta.

 

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