El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) desestimó el recurso deducido por una empresa cuya solicitud de registro de marca fue impugnada, porque podría beneficiarse del renombre de otra marca ya consolidada en el mercado europeo, debido a su similitud. Estableció que el renombre de una marca se adquiere y se pierde, por lo general, de forma progresiva.
En 2019, Kneipp GmbH (Kneipp), una empresa alemana dedicada a la fabricación de productos cosméticos, presentó una solicitud ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) para el registro de la marca «Joyful by nature». La marca propuesta fue destinada principalmente para productos cosméticos, velas perfumadas y servicios de marketing. Posteriormente, en 2020, Maison Jean Patou, una empresa francesa de renombre en la industria de productos de lujo y moda, se opuso al registro de la marca por colisionar con su signo denominativo “JOY”.
La EUIPO consideró parcialmente fundada la oposición. En su resolución destacó el renombre de la marca «JOY» de Maison Jean Patou en una parte sustancial de la Unión Europea y señaló la similitud entre las marcas en cuestión. En particular, se evaluó la posibilidad de que el titular de la marca solicitada se beneficiara indebidamente del renombre asociado con la marca previamente establecida «JOY». En respuesta a la decisión de la EUIPO, Kneipp presentó un recurso ante el TGUE para impugnar la resolución.
Noticia Relacionada
En su análisis de fondo, el Tribunal observa que, “(…) la marca JOY goza de renombre en una parte sustancial del territorio de la Unión, en particular, en Francia, respecto a los productos de perfumería y perfumes. Esta marca adquirió en el pasado un elevado grado de notoriedad, la cual, aun suponiendo que haya podido disminuir al cabo de los años, existía todavía cuando se presentó la solicitud de registro de la marca solicitada, de manera que en esa fecha podía subsistir cierta notoriedad residual”.
Comprueba que, “(…) un documento establecido cierto tiempo antes o después de la fecha de presentación de la solicitud de marca de que se trate puede contener indicaciones útiles, habida cuenta de que, por lo general, el renombre de una marca se adquiere progresivamente. Precisa que el mismo razonamiento se aplica en cuanto a la pérdida de ese renombre, que, en general, también se produce progresivamente”.
Agrega que, “(…) por lo tanto, a falta de pruebas concretas que demuestren que el renombre, adquirido progresivamente por la marca anterior JOY a lo largo de muchos años, hubiese desaparecido repentinamente en el último año examinado, la marca JOY seguía gozando de renombre en la fecha pertinente”.
El Tribunal concluye que, “(…) la marca anterior JOY posee un carácter distintivo que permite su registro, que es similar a la marca solicitada y que no cabe excluir la existencia de un riesgo de asociación entre las dos marcas. En estas circunstancias, existe el riesgo de que el titular de la marca solicitada pueda aprovecharse indebidamente de la reputación de la marca anterior”.
Al tenor de lo expuesto, el Tribunal desestimó el recurso y confirmó la resolución impugnada.
Vea sentencia Tribunal General de la Unión Europea o T-157/23.