En fallo unánime, la Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial, que revocó la decisión de primer grado rechazando la oposición y otorgando la solicitud de registro de la marca mixta “Wonder Box”.
En su sentencia, el máximo Tribunal expone que en lo concerniente a la exigencia, respecto de la marca de la oponente, de fama y notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales en el país originario del registro, se presentaron insertos publicitarios en revistas francesas de los años 2013 a 2015 -por ende, con anterioridad a la presentación de la solicitud que dio origen a estos autos de 20 de mayo de 2015- y que podría dar por acreditados una publicidad en diarios franceses de fecha reciente, reconociendo incluso que la solicitante no objetó la prueba rendida por la oponente. En este último punto conviene detenerse, pues en su contestación a la oposición, la solicitante, en coherencia a dicha falta de objeción, expresó “El aludido elevado good will de la firma francesa, los volúmenes de ventas del año 2014, citados entre los argumentos invocados en la oposición, así como los grandes esfuerzos realizados y recursos económicos invertidos para convertir la marca Wonderbox en Francia en lo que es actualmente, no se cuestionan, es más se respetan”. Si bien es efectivo que en esta materia hay un interés público involucrado que, por ende, debe cautelado por los juzgadores, no cabe sostener -carecería de toda sensatez- que, en el caso sub lite, podría existir un acuerdo entre oponente y solicitante para que esta última omita objetar la prueba instrumental de la primera, con el propósito de que ésta logre impedirle el registro de la marca pedida, pues para dicho fin bastaría que la solicitante retire su petición de registro. Así las cosas, no obstante las numerosas publicaciones que acompañó la oponente para demostrar el posicionamiento y conocimiento de su marca en el mercado francés, los sentenciadores ponen en duda que esos impresos y folletos hayan efectivamente circulado en el mercado -“¿Los impresos o folletos publicitarios acompañados efectivamente circularon en el mercado?”-, pese a que ello ni siquiera fue controvertido por la solicitante, la que expresamente aplaudió su “elevado good will” en Francia, esto es, la reputación de la marca entre sus clientes resultante de los esfuerzos económicos realizados con dicho objeto.
A continuación, el fallo agregó que la sentencia impugnada igualmente cuestiona si “¿Se cumple con el requisito universalmente aceptado de entender famosa y notoria una marca únicamente cuando es conocida más allá de los círculos en que habitualmente se consume?, en circunstancias que el artículo 20 letra g), al contrario de lo que demanda el fallo, requiere acreditar que la marca goce de fama y notoriedad en el sector pertinente del público “que habitualmente … demanda esos servicios … en el país originario del registro”. Como resulta patente, en esta parte la sentencia en estudio contraviene formalmente la referida norma, al exigir, para tener por concurrentes los elementos de fama y notoriedad, un conocimiento de un sector más amplio del público que el fijado en la ley.
La sentencia concluyó que, al contrario de lo estimado por los jueces del grado, el conocimiento de la marca de la oponente en Francia sí se encuadra en los conceptos de fama y notoriedad que trata el artículo 20 letra g) de la Ley N° 19.039 y, en esas circunstancias, presentándose todos los elementos de la mencionada causal de irregistrabilidad, han incurrido en una errónea aplicación de esa disposición los jueces del grado al concluir lo contrario y admitir a registro la marca pedida.
Por lo anterior, la Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo deducido y anuló la sentencia impugnada, dictando sentencia de reemplazo en forma separada, pero sin nueva vista, en la que se confirmó la sentencia de primera instancia en la que se acogió la demanda de oposición y se rechazó la solicitud de registro de la marca en cuestión.
Vea texto íntegro de la sentencia 28040-2017.
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