En fallo dividido, la Corte Suprema rechazó la demanda por eventual infracción a la ley de propiedad intelectual deducida por el uso de la expresión «101 palabras» en concurso literario organizado por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes.

La sentencia sostiene que en cuanto al primer extremo, esto es, la identidad o similitud de las marcas en conflicto, para estimarlo concurrente, la sentencia impugnada ha cotejado la frase ‘100 palabras’ que constituye o compone las marcas registradas por la demandante, y ‘101 palabras’, que integra un eslogan más extenso y complejo -‘Lactancia Materna en 101 Palabras’-, correspondiente al usado por la demandada, complemento del cual el fallo prescinde totalmente en su análisis, como lo demuestra que en su resolutivo únicamente ordene el cese del uso de la denominación ‘101 Palabras’. Ahí reside el primer error del fallo en examen.

El Dictamen agrega que, como se desprende de lo previsto en el artículo 19 bis C de la Ley de Propiedad Industrial, el parangón entre las marcas no puede realizarse atendiendo únicamente a algunos de los elementos que las componen, ‘aisladamente considerados’, sino que debe llevarse a cabo valorando los signos ‘en su conjunto’ y, en ese orden, el distinto guarismo utilizado -100 y 101- pero, por sobre ello, el agregar la consigna usada por la demandada que el concurso literario se aboca a un determinado y específico tema de salud pública, como la ‘lactancia materna’, a diferencia de las marcas registradas de la demandante, las que nada insinúan sobre el asunto del concurso –‘100 palabras’- o lo relacionan con un país -‘Chile’-, región -por ejemplo, ‘Magallanes’, o ciudad -por ejemplo ‘Santiago’- determinado, impide afirmar que se trate de marcas idénticas o similares.

A continuación, el fallo señala que descartado objetivamente que se trate de marcas ‘idénticas’, único caso en el que procede la presunción de derecho de confusión que establece el inciso final del artículo 19 bis C, incluso de estimarse que se trata de marcas ‘similares’, la ley requiere, además, como ya se dijo, que ‘el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión’. Al respecto, la sentencia descuida que para afirmar esto último, no basta un ejercicio de prognosis abstracto efectuado en base únicamente a la comparación formal de los dos signos, sino que específicamente, debe precisarse si el concreto destino que el tercero da a la marca, puede llevar a confusión a los usuarios, en este caso, si quienes participaron en el concurso literario organizado por el Ministerio de Salud en relación a la lactancia materna, podrían haber creído que participaban en un concurso del mismo género organizado por los titulares de la marca ‘100 palabras’.

Por último, indica que en el caso sub judice la respuesta no puede ser sino negativa, pues no existe discusión que la marca de la actora se utiliza para concursos literarios donde se invita al público a escribir un cuento breve sobre la vida en una ciudad, región o país -único ámbito en el que la sentencia en estudio reconoce su prestigio y reconocimiento como un hecho público y notorio-, pero sin apuntar o dirigirse esas competiciones a algún aspecto determinado de la vida en esa ciudad, región o país, ni menos utilizándose como vía para difundir una política pública en el ámbito sanitario, como la relativa a la alimentación con leche materna de los recién nacidos y hasta los seis meses de edad, como ocurrió en el caso de marras, u otra semejante.

Decisión adoptada con los votos en contra de los ministros Künsemüller y Valderrama, quienes en concordancia con su disidencia vertida en la sentencia de casación, estuvieron por confirmar la sentencia apelada por sus propios fundamentos.

Vea texto íntegro de la sentencia de la Corte Suprema Rol N° 2015-2019 y  Corte de Apelaciones de Santiago Rol N° 883-2018

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