La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó, vía certiorari, que la exclusión de la Ley Lanham de la responsabilidad por dilución de marcas registradas por cualquier uso no comercial no protege la parodia cuando un presunto infractor utiliza una marca como designación de origen para sus propios productos.
La empresa VIP Products lanzó al mercado un producto para perros con la forma de la icónica botella de whisky Jack Daniel’s, llamado “Bad Spaniels”. Debido a la clara similitud entre las dos marcas, la empresa propietaria del whisky exigió a VIP Products que dejara de comercializar su producto. Esta se negó y accionó en sede judicial para obtener un fallo favorable que declarara que no vulneró la marca registrada Jack Daniel’s. La demandada respondió con una contrademanda por dilución e infracción de marca.
VIP fundó su pretensión en la prueba de «Rogers”, precedente que obliga al reclamante de una infracción a realizar una “prueba de umbral” para acreditar que un eventual uso cuestionado de una marca “no tiene relevancia artística a la obra subyacente” o que “induzca explícitamente a error en cuanto a la fuente o el contenido de la obra”. Daniel’s no pudo probar estos aspectos, por lo que VIP alegó que el estándar legal de «probabilidad de confusión» de la Ley Lanham era irrelevante.
La Ley Lanham, principal estatuto federal de marcas registradas, define una marca registrada por su función principal: identificar la fuente de un producto y distinguir esa fuente de otras. Al cumplir esa función, las marcas registradas ayudan a los consumidores a seleccionar los productos que desean comprar (o evitar) y ayudan a los productores a cosechar las recompensas financieras asociadas con la buena reputación de un producto. Para determinar una posible infracción a esta ley es menester preguntarse si el uso de una marca por parte del demandado es “probable que cause confusión, error o engaño”.
Noticia Relacionada
Si bien el tribunal de distrito desestimó la pretensión de VIP, esta fue acogida en segunda instancia. Jack Daniel’s recurrió el fallo en estrados de la Corte Suprema.
En su análisis de fondo, la Corte señala que, “(…) no es apropiado que el infractor acusado haya utilizado una marca registrada para designar la fuente de sus propios productos. Este tipo de uso cae dentro del corazón de la ley de marcas registradas y no recibe la protección especial de la Primera Enmienda (que protege la libertad de expresión). El problema de la dilución se aborda de forma más sencilla. El uso de una marca no cuenta como no comercial solo porque parodia o comenta productos ajenos”.
Observa que, “(…) Jack Daniel’s» es una marca registrada. Así también el logo arqueado de Jack Daniel. Y la etiqueta estilizada con filigrana. Finalmente, lo que podría considerarse como la plataforma para todas esas marcas, la botella cuadrada distintiva del whisky que también está registrada. Bad Spaniels tiene aproximadamente el mismo tamaño y forma que una botella ordinaria de Jack Daniel’s. Tanto la botella falsa como la original tienen una etiqueta negra con texto blanco estilizado y un borde de filigrana blanca. Las palabras «Bad Spaniels» reemplazan a «Jack Daniel’s» en una fuente y un arco similares”.
Comprueba que, “(…) la Ley Lanham considera las marcas como identificadores de origen, como elementos que funcionan para «indicar el origen» de los productos y, por lo tanto, para «distinguirlos» de los «fabricados o vendidos por otros». El pecado capital bajo esta ley es socavar esa función. Es confundir a los consumidores acerca de la fuente, para hacer que piensen que los productos de un productor son de otro. Y ese tipo de confusión es más probable que surja cuando alguien usa la marca comercial de otro como marca registrada”.
La Corte concluye que, “(…) la exclusión no comercial no protege la parodia u otro comentario cuando el uso de una marca identifica de manera similar la fuente. No es coincidencia que las partes en este contencioso se centren en si el uso de una marca cumple una función de designación de fuente. La Ley Lanham hace que ese hecho sea crucial, en su esfuerzo por garantizar que los consumidores puedan saber el origen de los productos”.
En mérito de lo expuesto, la Corte anuló el fallo de segunda instancia y remitió el asunto para nuevos procedimientos consistentes con su decisión.
Vea sentencia Corte Suprema de Estados Unidos No. 22–148.