La Corte Suprema rechazó un recurso de casación en contra de la sentencia que acogió una oposición al registro de una expresión en una marca de jamón por existir inscripción previa.
La sentencia indica que, en efecto, como lo ha dicho antes esta Corte, cuando «el recurso no denuncia el quebrantamiento o desatención de alguna concreta regla integrante de la sana crítica, sino sólo hace una referencia genérica a los distintos tipos o grupos de principios o reglas que la componen», como ocurre en la especie, «ni siquiera puede entrarse al estudio de la infracción acusada al citado artículo 16, pues ello supondría que esta Corte, o debería optar, según su criterio, por analizar alguna regla o principio específico de la sana crítica que estime podría ser atingente al caso, sustituyendo la labor que sólo cabe al recurrente o, al contrario, analizar todas las reglas y principios de la sana crítica aceptados por la doctrina y reconocidas en esta materia y pertinentes al caso sub lite, alternativas ninguna de las cuales resulta procedente tratándose de un recurso de derecho estricto como el de casación» (entre otras, SCS N°s 45.103-2017, de 22 de mayo de 2018; 4.250-2018, de 30 de enero de 2019; y, 4.273-2018, de 17 de abril de 2019).
Agrega que, al descartarse una equivocación en la aplicación de la norma que gobierna la valoración de la prueba, deben mantenerse firmes las conclusiones de hecho a las que arriban los jueces del grado en la apreciación del material probatorio, esto es que, de mantenerse la vigencia del registro cuya nulidad se solicita, los consumidores podrían verse expuestos a los errores o confusiones anotadas.
Además se considera que, en cuanto a la denuncia que se hace por el compareciente de violación a los artículos 20, letras f) y h) de la Ley 19.039 aparece infundada, porque se apoya en cuestiones fácticas que el fallo no ha dado por acreditadas, dado que el fallo impugnado, en su motivación séptima asentó que el signo en disputa incorporaba una marca ajena, que no es de carácter genérico ni de uso común como pretendió la demandada.
La Corte Suprema además asevera que, el artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial impide el registro, entre otras, de las marcas que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos; y, de aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas, por lo que, atendiendo a las motivaciones del fallo, los jueces de la instancia han resuelto el asunto observando acertadamente los parámetros que el derecho marcario ordena considerar, toda vez que en el análisis se ha tomado en cuenta que, de mantenerse el registro los consumidores se podrían ver expuestos a errores o engaños, tal como lo explicita el fundamento séptimo del fallo en revisión, de modo que al declararlo así el fallo no ha incurrido en error de derecho, con lo cual se impone el rechazo del recurso.
La decisión se adoptó con los votos en contra de los ministros Künsemüller y Valderrama, quienes fueron del parecer de acoger el recurso de casación sustancial y dictar fallo de reemplazo, confirmando la sentencia de primer grado que desestimó la nulidad marcaria impetrada, teniendo para ello presente, lo siguiente: 1.- Que, tal como lo ha resuelto este Tribunal (SCS Nº 32.633-2018, de 5 de noviembre de 2019), si bien reside en los jueces de las instancias calificar si en la especie la marca cuya nulidad se pretende está, respecto de la marca de la sociedad demandante, en alguna de las situaciones o relaciones que constituyen las causales de prohibición de registro contempladas en el artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, con el consiguiente ejercicio de ponderación y valoración de las marcas en conflicto como de otras circunstancias fácticas conexas y atingentes, en este caso el ejercicio de esa facultad ha desbordado los márgenes de apreciación que permite la ley.
2.- Que, se produce tal infracción desde que los sentenciadores del grado omitieron valorar una sentencia ejecutoriada —emitida por el mismo tribunal contra el cual se recurre—, en la que expresamente se sostuvo que la expresión “Colonial”, alude a un conocido tipo de jamón, por lo que no resulta posible efectuar una asociación entre la marca pedida y la fundante del rechazo. Tal conclusión, por lo demás, es coincidente con la apreciación que cualquier consumidor puede efectuar al recorrer los pasillos destinados al jamón en una tienda comercial, en los que se promocionan sus diferentes variedades, existiendo un lugar específico destinado al “jamón colonial”, lo que permite reafirmar que la expresión “Colonial” no es en sí misma una marca, sino que más bien distingue a un tipo o clase de jamón.
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3.- Que, en el mismo sentido, en concepto del disidente se han infringido, en el fallo en revisión, las máximas de la experiencia —en particular aquella que dice que la marca es el principal elemento del envoltorio del bien—, toda vez que del análisis de la abundante prueba documental aportada por la actora, queda en evidencia que el tantas veces citado vocablo “Colonial” no es usado por ésta como una marca comercial, sino que como un elemento descriptivo de sus productos (en un plano secundario de la marca San Jorge), en cuanto sólo hace referencia al género, especie o cualidades de los mismos, por lo que la sentencia impugnada ha efectuado una errónea aplicación de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial.
Vea texto íntegro de la sentencia Rol Nº99.043-2020